進歩性と非自明性

進歩性と非自明性は、ほとんどの特許法に存在する一般的な特許要件を反映しており、それによれば、発明は特許を受けるためには十分に進歩性がある、つまり非自明でなければならない。^{[1]言い換えれば、「非自明性の原則は、発明が}最先端技術から十分に離れているか、またはそれを超えているかどうかを問うている」^{[2] 。}

「進歩性」という表現は欧州特許条約および特許協力条約で使用されているが、「非自明性」という表現は米国特許法で主に使用されている。^[1]「進歩性」という表現も時々使用される。^[3]基本的な原則はほぼ同じであるが、進歩性と非自明性の評価は国によって異なります。たとえば、欧州特許庁（EPO）の慣行は英国の慣行とは異なります。

進歩性、または非自明性の要件の目的は、「通常の製品設計と開発」からのみ生じる発明に特許を付与することを避け、特許制度が提供するインセンティブ、すなわちイノベーションの促進と、その社会的コスト、すなわち一時的な独占の付与との間の適切なバランスを達成することです。^[4]米国特許法では、対価の表現が非自明性の要件の必要性を正当化するために使用されています。

したがって、非自明性の基準は、社会が価値ある発見として受け入れるものの尺度となる。^[5]非自明性の要件のさらなる理由は、「漸進的な改善」ではなく基礎研究に対するインセンティブを提供することと、「調査とライセンス取得に費用がかかる経済的に重要でない特許の拡散」を最小限に抑えることである。^[6]

誘因理論によれば、「アイデアが非常に明白で、その分野の人々がそれほど努力せずに開発するのであれば、特許制度が提供するインセンティブは、そのアイデアを生み出すために不要である可能性がある」。^[7]したがって、「特許の誘因がなければ公開も考案もされなかったであろう発明を排除する何らかの手段を開発する必要がある」。^[8]マージスとダフィー^[9]は、「誘因基準は法理に影響を与えず、その後の判例にそれが存在しないことで、特許法の未解決の大きな疑問の1つが浮上した」と残念に思っている。「裁判所は、一見合理的で理論的に堅実な特許性の判定方法をどうして無視し続けることができるのか？」

「簡単な」発明を排除しようとする一方で、非自明性の要件は、特許保護に最も大きく依存する医薬品分野を中心に、特許制度全体にいくつかのマイナス面をもたらします。たとえば、

現在、特許制度が活発に機能している国はすべて進歩性の要件を課しているが、そのような原則の必要性は疑問視されている。例えば、「実質的な新規性」が代替アプローチとして提案されている。^[14]また、多くの国では特許に加えて実用新案制度があり、これは独占期間が短い代わりに非自明性の要件が低い（またはまったく要件がない）ものである。実用新案の保護を利用できることで、発明者、開発者、製造業者にとって、非自明性の分析（訴訟）結果の不確実性に関連するリスクが最小限に抑えられる（以下を参照）。

米国では、進歩性の強さ、特許存続期間の長さといった段階的な規定はなく、オール・オア・ナッシング・アプローチが採用されている。このようなシステムでは、進歩性（すべて）と自明性（何もない）の線引きが曖昧であり、控訴審で判決が変わった多くの訴訟がそれを示している（例えば、Sanofi-Aventis GmbH v. Glenmark Pharmaceuticals、748 F. 3d 1354（Fed. Circuit 2014）^[15]）。また、米国独自の特徴として、問題の特許出願後に発見された事実を非自明性の証拠として提出できることがある。 （例：Knoll Pharm. Co. v Teva Pharm. USA, Inc. 367 F.3d 1381, 1385（Fed. Circ.2004）、 Genetics Inst., LLC v. Novartis Vaccines & Diagnostics, Inc. 655 F.3d 1291, 1307（Fed.Circ.2011）、In re Khelgatian 53 CCPA 1441, 364 F.2d 870, 876（1966））。

発明のハードルを低くする必要性はよく認識されているが、そのようなハードルを実際に測定する提案された手段は、200 年にわたる判例の歴史にもかかわらず、どれもあまり成功していない。「明確で一貫して適用しやすい基準は、非自明性のハードルが正確にどこにあるかを示し、社会全体、特に立法者に、特許制度の有効性を測定するベンチマークを提供する。さらに、そのような基準があれば、下級裁判所は非自明性を正しく一貫して判断することができ、少なくとも仮定上は不確実性を減らし、統一性を促し、逆転の可能性を低くすることができる。」^[5] Putnam、Hayes and Bartlett、Inc. の上級顧問であり、Eastman-Kodak Companyの元顧問弁護士である Cecil D. Quillen Jr. 氏は、次のように同意している。「特許権者が、訴訟のルーレット ホイールへの招待に過ぎず、尊重に値する特許を受けられるように、PTO は裁判所で採用されているのと同じ基準を適用すべきである。」^[16]しかし、米国最高裁判所は、特許庁が裁判所と同じ基準に従わなかったことを批判している。

特許を取得できないものをふるいにかける主な責任は特許庁にあることを忘れてはならない。訴訟を待つことは、実質的には特許制度を弱体化させることである。特許庁と裁判所が適用する基準には明らかな違いがあることがわかった。この相違を説明するには多くの理由を挙げることができるが、その 1 つは審査官が「発明」という概念を自由に使用しすぎることであろう。^[17]

非自明性の要件は、特許法第28.3条（RSC、1985年、c. P-4）に規定されている。^[18]

28.3 カナダにおける特許出願の請求項で定義される主題は、以下の点を考慮して、その主題が属する技術または科学に精通した者にとって、請求項の日付時点では自明ではなかった主題でなければならない。

（a）出願人により出願日より１年以上前に開示された情報、または、カナダ国内もしくはその他の国で公衆に利用可能となるような方法で出願人から直接的もしくは間接的に知識を得た者により開示された情報。

(b) 請求日前に、(a)項に記載されていない者によってカナダ国内またはその他の場所で公衆に利用可能となるような方法で開示された情報。

カナダ最高裁判所は、 Windsurfing International Inc. v. Tabur Marine (Great Britain) Ltd. ^[19]で示された非自明性のテストをApotex Inc. v. Sanofi‑Synthelabo Canada Inc.において支持した。

1. 概念上の「当業者」を特定し、その者の関連する共通一般知識を特定する。
2. 問題となっている請求項の発明概念を特定するか、それが容易にできない場合はそれを解釈する。
3. 「最新技術」の一部を構成するものとして引用された事項と、請求項の発明概念または解釈された請求項との間に相違点が存在する場合、その相違点を特定します。
4. 請求された発明についての知識が全くない状態で見ると、それらの相違点は、当業者にとって自明であったであろうステップを構成するか、または、ある程度の発明を必要とするか？

カナダの裁判所も、米国の客観的指標に相当するもの、すなわち発明の特許性を支持する要因^{[20] [自費出版のソース? ]}を認めています。

1. 発明に対する長年感じられてきたが満たされないニーズがあり、必要な実施技術と要素は長い間利用可能であった。
2. 問題が存在したこと、およびその問題が何であったかが、当業者にはこれまで認識されていなかったことを認識すること。
3. （１）の必要性を満たすため、または（２）の問題を理解できなかったことから生じる困難に対処するために当業者が行った実質的な試み。
4. 発明の商業的成功は、広告や魅力的なパッケージなどの要素ではなく、発明自体に因果関係がある。
5. 業界における先行技術の装置を特許発明に置き換えること。
6. 特許権者の発明が競合他社によって速やかに模倣される。
7. 業界が、ライセンスを取得して特許を尊重するか、特許を侵害しないか、またはその両方を行うことで、特許の有効性に同意します。
8. 特許権者が採用した技術的方向性から逸脱する先行技術または知識の存在。
9. 当業者にとって本発明の結果が予想外のものであること、および
10. 特許権者のアプローチが機能したことに対する、当業者の不信と不信感。

欧州特許条約第52条(1)項並びに第56条第1文に基づき、欧州特許は、とりわけ進歩性を伴う発明、すなわち、当該技術水準に鑑みて、当該技術分野の熟練者にとって自明であってはならない発明に対して付与されるものとする。

欧州特許庁の審査部、異議部、審判部は、発明に進歩性があるかどうかを評価および決定するために、ほぼ常に「問題解決アプローチ」を適用します。このアプローチは、次のとおりです。

1. 最も近い先行技術、最も関連性の高い先行技術、または少なくとも現実的な出発点を特定する。
2. 客観的な技術的課題を決定すること、すなわち、最も近い先行技術の観点から、請求された発明が対処し、解決することに成功した技術的課題を決定すること。
3. 客観的な技術的課題に対する請求された解決策が、一般的な技術水準を考慮して当業者にとって自明であるかどうかを検討する。

この最後のステップは、「could-would アプローチ」に従って実行されます。このアプローチに従うと、発明に進歩性があるかどうかを評価するために取り組むべき質問は次のとおりです (この質問は問題解決アプローチのクライマックスです)。

全体として、先行技術には、最も近い先行技術によって開示されていない技術的特徴を考慮した際に定式化された客観的な技術的課題に直面した熟練者が、その教示（先行技術の教示、最も近い先行技術の教示だけではなく）を考慮しながら前記最も近い先行技術を修正または適応させ、それによって請求項の条件に該当するものに到達し、それによって発明が達成するものを達成するように促すことができるだけでなく、促す可能性のある教示はありますか？

当業者が、請求項の条件に該当するものに到達するように最も近い先行技術を修正するよう促された場合、その発明には進歩性は含まれません。

重要なのは、当業者が最も近い先行技術を適応または修正することによって発明に到達できたかどうかではなく、先行技術が客観的な技術的課題を解決する希望、または何らかの改善や利点を期待して、当業者がそうするように促したかどうかです。これは、審査対象の請求項に有効な 出願日または優先日の前に、当業者がそうしていたに違いありません。

進歩性があるかどうかを評価するための基本的なテストは、法定テストのままです：Actavis v Novartis [2010] EWCA Civ 82 at [17]。そのテストは次のとおりです：1977年特許法第3条第2項(2)に基づいて「最新技術」の一部を構成する事項を考慮して、「当業者」にとって「自明でない」場合、発明は進歩性を含むものとみなされます。

英国の裁判所は、基本的な法定テストへのアプローチ（回答ではなく）を支援するための一般的な枠組みを採用しています。これは、ウィンドサーフィンテストまたはポッツォリテストとして知られています。

Windsurfing International Inc. v Tabur Marine (GB) Ltd. [1985] RPC 59において、控訴裁判所は次のような枠組みを提案した。

1. 特許に具体化された発明概念を特定する。
2. 優先日において当該技術分野で共通一般知識であったものを、通常の技能を有するが想像力に欠ける宛先人に帰属させる。
3. 引用された事項と主張された発明との間の相違点（もしあれば）を特定する。
4. これらの相違点（主張されている発明についての知識がなくても見られる）が、当業者にとって「自明」であったであろう手順を構成するものであったかどうか、または何らかの程度の発明を必要としたかどうかを決定します。

このテストは、最近の控訴院の事件であるポッツォリ・スパ対BDMO SA & Anor [2007] EWCA Civ 588（2007年6月22日）で若干修正された。 ^[21]

1. (a) 概念上の「当該技術分野の熟練者」を特定する、(b) その者の関連する共通一般知識を特定する。
2. 問題となっている請求項の発明概念を特定するか、それが容易にできない場合はそれを解釈する。
3. 「最新技術」の一部を構成するものとして引用された事項と、請求項の発明概念または解釈された請求項との間に相違点が存在する場合、その相違点を特定します。
4. 請求された発明についての知識が全くない状態で見ると、それらの相違点は、当業者にとって自明であったであろうステップを構成するか、または、ある程度の発明を必要とするか？

Schlumberger Holdings Ltd 対 Electromagnetic Geoservices AS [2010] EWCA Civ 819 (2010 年 7 月 28 日)において、控訴裁判所は、進歩性の判断に使用される架空の熟練した宛先人 (熟練したチームの場合もある) は、クレームの解釈または十分性の判断に使用される宛先人とは異なる可能性があることを明確にしました。

「非自明性」とは、米国特許法で、発明が特許を受ける資格を得るために満たさなければならない要件の 1 つを表すために使われる用語で、1952 年に 35 USC §103 に成文化されました。米国における特許取得の主な要件の 1 つは、特許を受ける発明が自明でないことです。つまり、「当業者」(PHOSITA) が、発明が対象とする問題をまったく同じメカニズムを使用して解決する方法を知らないということです。PHOSITA の基準は実際には曖昧すぎることが判明したため、米国最高裁判所は後に、特許審査官と裁判所による非自明性の実際の分析を現在制御している 2 つのより有用なアプローチを示しました。Graham他 v. John Deere Co. of Kansas City 他、383 US 1 (1966) は「非自明」とは何かについてのガイドラインを示し、KSR v. Teleflex (2006) は「自明」とは何かについてのガイドラインを示しています。

• 優先権
• クリップス質問

• Tran, Jasper (2014–15) 。「タイミングが重要: 先行技術の古さが特許の非自明性を推測する」。Gonzaga Law Review。50 : 189。SSRN 2562948  。
• G. Knesch、「欧州特許庁における審査および異議申立手続きにおける進歩性の評価」、epi Information 3/1994、95～101 ページ。

• 欧州特許条約
  • EPC第52条
  • EPC第56条
  • 欧州特許庁審査ガイドライン、セクション g-vii（「進歩性」）
  • 可能-可能アプローチ
    • EPO における審査ガイドライン、セクション g-vii、5.3 (「可能-可能アプローチ」) および 1984 年 3 月 15 日付の技術審判部決定 T2/83。