| グラハム対ジョンディア社 | |
|---|---|
| 1965年10月14日審理、 1966年2月21日判決 | |
| 完全なケース名 | ウィリアム・T・グラハム他対カンザスシティのジョン・ディア社他、第37号カルマー社対クック・ケミカル社、および第43号コルゲート・パーモリーブ社対クック・ケミカル社も同裁判所に上告中。 |
| 引用 | 383 US 1 (以上) |
| 症例歴 | |
| 前 | |
| ホールディング | |
| 35 USC § 103に規定されている非自明性の要件は、 発明が当該技術分野における大幅な改良であるという従来の慣習法上の要件を成文化することを目的としていました。 | |
| 裁判所の会員 | |
| |
| 判決意見 | |
| 過半数 | クラーク、ウォーレン、ブラック、ダグラス、ハーラン、ブレナン、ホワイトが加わった。 |
| スチュワート氏とフォータス氏はこの事件の審議や判決には一切関与しなかった。 | |
| 適用される法律 | |
| 米国憲法 第 I 条、第 8 項、第 8 節、35 USC § 103 | |
グラハム対ジョンディア社事件(383 US 1、1966年)は、米国最高裁判所が米国特許法における非自明性の要件を明確にした、 [1] 14年前に1952年特許法で定められ、 35 USC § 103として法典化された 。[2]
裁判所は、非自明性は法律問題であることを確認したが、自明性の問題を解決するには、 第103条により以下の事実問題の判断が必要であると判断した。
- 先行技術の範囲と内容
- 請求された発明と先行技術との相違点
- 当該技術分野における通常の技能レベル
さらに、裁判所は、非自明性の証拠として役立つ可能性がある「二次的考慮事項」について言及しました。これらは「グラハムの要因」として知られています。
- 商業的成功
- 長い間感じていたが解決されていないニーズ
- 他人の失敗
- 予想外の結果
裁判所は、これらの要素の目的は、自明性の判断を行う際に「後知恵に陥らないようにすること」であると述べた。[3]
最高裁は、特許法の非自明性の原則は特許の付与を「特許の誘引がなければ開示も考案もされなかったであろう発明」のみに制限することを意図していると示唆し、誘引基準も提案した。グラハムの要因は特許審査官や裁判所によって何度も引用されてきたが、誘引基準はほとんど無視されてきた。[4]
裁判所は、これらの有用なガイドラインを提供したにもかかわらず、これらの質問は、まず米国特許商標庁(USPTO) によって、次に裁判所によって、ケースごとに回答される必要がある可能性が高いことも認識していました。Graham で提示された「非自明性の基準」は、2007 年に別の米国最高裁判所の判例 ( KSR v. Teleflexを参照) における「自明性の基準」によって補完されました。
事実と手続きの経緯
この訴訟は、実際には同じ裁判所で提起され、類似の問題を扱っていた2件の訴訟を統合した一連の控訴であった。名前が挙がった原告ウィリアム・T・グラハムは、特許侵害でジョン・ディア社を訴えていた。問題の発明は古い機械要素の組み合わせであり、岩だらけの土壌を耕すときにチゼルプラウのシャンクからの衝撃を吸収し、プラウの損傷を防ぐように設計された装置であった。グラハムは、プラウのシャンクをスプリングクランプに取り付け、プラウのフレームの下で自由に曲がることができるようにすることでこの問題を解決しようとした。彼はこのクランプの特許を申請し、1950年に米国特許第2,493,811号 (裁判所は'811特許と呼ぶ)を取得した。その後まもなく、彼はクランプの設計に改良を加え、シャンクがプレートから離れる外側への動きを最小限に抑えるために、ヒンジプレートをプラウシャンクの上ではなく下に配置するようにした。彼はこの改良について特許を申請し、1953年に米国特許2,627,798号(裁判所は'798特許と呼んだ)として認可された。グラハムの特許は第5巡回区控訴裁判所の以前の裁判で支持されていたが、第8巡回区控訴裁判所はミズーリ州西部地区連邦地方裁判所の判決を覆し、特許は無効であり、ジョンディア社は特許を侵害していないとの判決を下した。[5]
グラハム事件と併合された他の 2 件の訴訟 (第 37 号、カルマー社対クック ケミカル社、および第 43 号、コルゲート パーモリーブ社対クック ケミカル社) は、どちらもクック ケミカル社に対して同時に提起された確認判決訴訟でした。カルマー社は殺虫剤などの化学物質のボトル用の「ホールドダウン」噴霧器の製造業者であり、コルゲート パーモリーブ社はこれらの噴霧器の購入者でした。発明者のバクスター I. スコギン ジュニアは、噴霧器の設計に関する特許をクック ケミカル社に譲渡していました。カルマー社とコルゲート パーモリーブ社は、特許の無効および非侵害の宣言を求め、クック ケミカル社は侵害訴訟の継続を求めました。特許の有効性は地方裁判所によって支持され、第 8 巡回区控訴裁判所もこれを支持しました。[6]
決断
米国の特許法の背景
クラーク判事は多数意見を執筆し、まず1790年の特許法から始まる米国特許法の歴史と政策について簡単に説明した。同判事は、米国特許法はトーマス・ジェファーソンによって考案されたもので、ジェファーソンは、発明者の発見に対する道徳的権利を保護するのではなく、技術革新を促進するという功利主義的な 経済的配慮に基づいて特許法の考えを固めたと説明した。これは主に、ジェファーソンが独占に対して非常に疑念を抱いていたためである。この法理論は、合衆国憲法そのものの言葉、すなわち特許および著作権条項(第1条、§8、cl.8)の言葉に具体化されている。したがって、ジェファーソンは、特許によって付与される限定的な独占は、細かい点や明らかな改良のためではなく、「科学の進歩を促進する」ためだけに許可されるべきであると意図していた。
1952年特許法
1952年特許法以前は、議会は特許発行に新規性と有用性のみを要求し、非自明性の法定要件を決して設けなかった。しかし、米国最高裁判所は、ホッチキス対グリーンウッド事件[7]において、特許は材料の代替のみで真の革新ではないという理由で無効とした。ホッチキス裁判所は事実上、非自明性の要件を追加し、特許が非自明な発明を含むかどうかの判断は司法に委ねられた。この事件の後、最高裁判所は、進化し予測不可能な自明性の基準に基づく無数の判決を下した。議会が1952年特許法を制定して初めて、ある程度の予測可能性をもってこのテストが行われるようになった。
1952年特許法は、35 USC § 103 [2]を追加し、アイデアが特許保護に適していることを示す要件として非自明性を事実上成文化しました。この条項は基本的に、特許を取得しようとする主題と先行技術を比較して、特許の主題全体が発明の時点でその技術分野の通常の知識を有する者にとって自明であったかどうかを判断することを要求しています。クラークは、議会がこの法律を可決する際に、非自明性の要件を明示的にすることで、特許法を取り巻く慣習法を成文化し明確にすることを意図していたと判断しました。
事実に対する法律の適用
次にクラークは、この訴訟に関係する両特許の審査履歴と先行技術を調べた。グラハム訴訟では、'798 特許は当初、以前の '811 特許との区別が不十分であるとして特許審査官に却下された。2 つの特許で異なるクレームは、(1) 鐙とシャンクとヒンジ プレートのボルト接続が '811 特許には記載されていないこと、(2) シャンクの位置が逆で、特許 '811 ではヒンジ プレートの上に配置され、ヒンジ プレートと上部プレートの間に挟まれていること、の 2 つだけであった。グラハムが法廷で提起したが USPTO では提起しなかった主張の 1 つは、新しい '798 設計では、プラウ シャンクの屈曲がスプリング クランプとプラウ シャンクの先端の間の点に限定され、地面の硬い物体の衝撃をより効率的に吸収するというものである。裁判所はこの主張を却下し、2つの理由から'798特許を無効とした。第一に、グラハムはUSPTOに対してこの「屈服」の主張をしていなかったこと、第二に、'798特許の部分は先行技術の部分と同じ目的を果たしていたことである。[8]
Cook Chemical に関する問題では、 Cook の役員である Scoggin は当初、Calmar の以前の特許取得されていない設計に基づいて設計していましたが、後に、噴霧器と容器を統合することで、殺虫剤製品の組み立ておよび出荷中に外部に漏れる問題が解決されると主張しました。地方裁判所は、個々の要素は新規ではなかったとしても、先行技術には要素の組み合わせを示唆するものがなかったため、Scoggin の噴霧器は自明ではないと判断しました。特許が最初に拒絶された後、Scoggin は先行技術を区別するためにより慎重にクレームを作成し、新しいクレームを、シールを維持するためにワッシャーやガスケットではなくリブシールを使用すること、およびオーバーキャップと噴霧器の間に小さな空間があることに限定しました。Clark は、Scoggin が特許審査官が要求した制限を満たすようにクレームを狭めたため、Cook Chemical は今やより広い主題を主張することはできないと判断しました (審査経過禁反言を参照)。さらにクラークは、スコギンの設計と先行技術との違いは、クックの特許の有効性を維持するにはあまりにも小さく非技術的なものであると主張した。
関連訴訟である米国対アダムス事件も同日に審理され、グラハム対ディア事件の判決とは対照的に、非自明性の要件は満たされているとの判決が下されました。
グラハムは、特許請求の範囲が自明でないかどうかを判断するための実際的な基準を確立しました。2007 年に続いた別のSCOTUS の訴訟、KSR International Co. v. Teleflex Inc. では、何が自明であるかが明確にされました。
注記
- ^ グラハム対ジョンディア社、383 U.S. 1(1966年)。
- ^ 35 USC § 103 に準拠。
- ^ 「非自明性の客観的指標 - 「証拠の全体性」アプローチの一部として考慮されるか、それとも「一見したところの枠組み」の一部として考慮されるか?」
- ^ Abramowicz, M. および JF Duffy (2011)。「特許性の誘導基準」Yale Law Journal 120(7): 1590-1680。http://www.jstor.org/stable/41149576;
- ^ John Deere Co. 対 Graham、333 F.2d 529 (第 8 巡回裁判所、 1964 年)。
- ^ Calmar, Inc. v. Cook Chemical Co. , 336 F.2d 110 (第8巡回区控訴裁判所1964年)。
- ^ ホッチキス対グリーンウッド事件、52 U.S. 248 (1850)。
- ^ モリス、トム、キドゥー、ハンナ(2016年6月)。「50年:グラハム対ディア」。 テキサス弁護士会ジャーナル。79(6)。テキサス州弁護士会:430–431。ISSN 0040-4187 。2016年6月6日閲覧。
私が議論を始めるとすぐに、ブラック判事が椅子から立ち上がり、事実上私にこう言った。「モリスさん、シャンクがプレートから離れて曲がるか、プレートに当たって曲がるかで何が変わるのですか?」私は「全く違いはありません」と答え、ブラック判事は「そう思ったのです」と言った。その発言を考慮して、私は議論を短くし、裁判所は私にほとんど質問しなかった。
