クアンタ・コンピュータ社対LGエレクトロニクス社

クアンタ・コンピュータ社対LGエレクトロニクス社
アメリカ合衆国最高裁判所
2008年1月16日審理、 2008年6月9日判決
完全なケース名	Quanta Computer, Inc. 他請願者対 LG Electronics, Inc.
ドケット番号	06-937
引用	553 US 617 (以上) 128 S. Ct. 2109; 170 L. Ed. 2d 996; 2008 US LEXIS 4702; 76 USLW 4375; 86 USPQ2d 1673
症例歴
前	略式判決は却下され、非侵害の認定がなされた、LG Elecs., Inc. v. Asustek Computer, Inc.、248 F. Supp. 2d 912 ( ND Cal. 2003); 一部破棄され、差し戻された、LG Elecs., Inc. v. Bizcom Elecs., Inc.、453 F.3d 1364 ( Fed. Cir. 2006) (限定的ライセンスを作成するのに十分なライセンス文言と消尽理論は方法クレームには適用されないとの認定);控訴許可、551 U.S. 1187 (2007)。
ホールディング
特許ライセンスの文言は、限定的なライセンスを作成し、消尽理論の影響を回避するには不十分です。消尽理論は、方法クレームと、クレームされた発明を実質的に具体化する物品の許可された販売に適用されます。
裁判所の会員
最高裁判所長官 ジョン・ロバーツ 陪席判事 ジョン・P・スティーブンス · アントニン・スカリア アンソニー・ ケネディ · デイヴィッド・サウター クラレンス ・トーマス ·ルース ・ベイダー・ギンズバーグ スティーブン・ブレイヤー · サミュエル・アリト
判決意見
過半数	トーマスは全員一致で

Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. , 553 US 617 (2008) は、米国最高裁判所が特許消尽理論の有効性を再確認した事件である。 ^[1]この判決は、最高裁判所の消尽理論の判決を事実関係に限定し、抱き合わせ販売や価格固定以外の販売後のすべての制約についていわゆる「合理性の原則」の分析を求めようとした連邦巡回区控訴裁判所の一連の判決の先例価値が不透明に^{なった。 [2]}特許消尽理論を再述する過程で、裁判所は、とりわけ、特許消尽理論は、部品の唯一の合理的かつ意図された使用が特許を利用することであり、部品が特許発明の本質的な特徴を具体化することにより特許発明を実質的に具体化している場合に、部品の許可された販売によって引き起こされると判断した。裁判所はまた、ついでに、消尽理論は製品クレームに限定され、方法クレームには適用されないという主張も覆した。

LG エレクトロニクス(LGE) は、情報処理の方法とシステムに関する特許を複数所有していました。同社はインテルと 2 つの契約を締結しました。ライセンス契約では、LGE はインテルが特許発明を使用したマイクロプロセッサ製品の製造と販売を許可しました。さらに、ライセンス契約では、ライセンス製品を他の製品と組み合わせる (たとえば、インテルのマイクロプロセッサ製品をコンピューターの他の部分と組み合わせる) ことについて、第三者にライセンスを付与しないことが明示的に規定されていました。ただし、ライセンス契約では、「本契約にこれと異なる規定がある場合でも、当事者は、本契約の当事者がライセンス製品を販売する際に適用される特許消尽の影響を、本契約のいかなる規定も制限または変更しないことに同意する」とも規定されています。

マスター契約では、LGE は Intel に対し、ライセンスを受けた Intel のマイクロプロセッサ製品と他の製品 (たとえば、コンピュータ) を組み合わせて製造された製品には特許ライセンスが適用されないことを顧客に通知することを要求していました。マスター契約では、その違反はライセンス契約に影響せず、契約解除の理由にもならないことも規定されていました。明らかに、LGE は Intel の顧客がマイクロプロセッサ製品を LGE からライセンスを受けていない製品と組み合わせることを許可していましたが、その権利を得るには LGE にさらにロイヤリティを支払う必要がありました。この点は裁判所の意見では議論されておらず、記録は企業秘密を保護するために封印されていたため、事実は非常に限定された言葉でしか述べられていません。

クアンタ コンピュータは、ライセンスを受けたインテルのマイクロプロセッサ製品を購入し、それを搭載したコンピュータの製造に着手しました。その際、クアンタはインテルの仕様に従い、その結果、特許取得済みの方法を実施し、LGE がインテルにライセンスを供与した特許取得済みのシステムを製造することになりました。これは、インテルがマイクロプロセッサ製品を設計した方法だったからです。(裁判所は、インテルのマイクロプロセッサ製品には、侵害に当たらない合理的な使用法がないと判断しました。) その後、LGE はクアンタを特許侵害で訴えました。

クアンタは、消尽理論に基づき地方裁判所で勝訴したが^[3]、控訴審では連邦巡回裁判所は、特許商品の販売者は通知により顧客による商品の使用を販売後に制限できるとする1992年のMallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc. ^{[4]の連邦巡回裁判所の判決を踏まえ、複合製品はライセンス供与されないという}基本契約の記載により消尽理論は適用されないと判断した。さらに、連邦巡回裁判所は、消尽理論はいずれにせよ方法特許には適用されないと判断した^{[5] 。}

Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc. [ ^4]において、連邦巡回裁判所は、特許権者は特許商品の販売に制限的通知を付して条件を付し、それによって購入者による商品の処分を制限することができると判決した。ただし、価格操作や抱き合わせ販売の制限などの独占禁止法違反、^[6]または「その他の法律または政策」違反は除く。^[7]より具体的には、Mallinckrodt裁判所は、「条件がその他の法律または政策 (特許分野、特に独占禁止法の濫用) に違反しない限り」、特許権者、ライセンシー、下流の購入者は「販売条件に関する契約の自由を保持する」と述べた。^[7]

連邦巡回裁判所はさらに、「特許製品の販売に課せられた制限または条件」が有効かどうかを判断するための「適切な基準」は、「[特許権者またはライセンサーの]制限が特許付与の範囲内で合理的であるかどうか、または特許権者が特許付与の範囲を超えて、合理性の原則の下で正当化できない反競争的効果を持つ行動に踏み込んだかどうかである」と述べた。^[8]裁判所によると、制限と不正使用のテストは、抱き合わせ販売と価格固定の領域以外では同じである。「最高裁判所によってそれ自体反競争的であると判断されなかったライセンス契約に関する不正使用の抗弁を維持するには、ライセンスの全体的な効果が、適切に定義された関連市場において不法に競争を制限する傾向があることを事実上の判断で明らかにする必要がある。」^[9]

この連邦巡回裁判所の判断は、最高裁判所および他の控訴裁判所の多くの判決と矛盾している。例えば、Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, Inc. ^[10]では、最高裁判所は、ライセンサーの特許がすべての製品をカバーしているかどうかに関係なく、すべての製品の総売上高に対してロイヤルティが支払われるライセンスの合法性について論じた。最高裁判所は、そのようなライセンスは、ライセンサーとライセンシーがライセンスの管理を簡素化するために相互の便宜のために採用した場合は許容されるが、^[11]ライセンサーがライセンシーの反対を無視してそれを主張することは許容されないと判決した。^[12]最高裁判所は、そのような行為は不正使用であるが、市場支配力などの反トラスト違反の他の要素も示されない限り、反トラスト違反ではないと判決した。^[13]

以前、Brulotte v. Thys Co. ^[14]において、最高裁判所は、特許権者が特許の法定有効期間を超えてロイヤルティを請求した場合、それだけで特許の濫用であるとの判決を下した。National Lockwasher Co. v. George K. Garrett Co.において、米国第3巡回区控訴裁判所は、特許権者がライセンシーに対し、特許権者の競合他社の技術を扱わないことに同意するよう要求することで特許を濫用したとの判決を下した。 ^[15]このように、これらの事件をはじめ、多くの事件において、最高裁判所および他の連邦裁判所は、価格操作や抱き合わせ販売を伴わない事件で特許の濫用を認定しており、合理性の原則や関連市場分析を一切必要としていなかった。

他の連邦巡回控訴裁判所の判決^[16]は、マリンクロットのアプローチに従ったが、それは少なくとも最高裁判所の判決とは異なっていた。^[17]したがって、Quantaで上訴許可が認められたとき、最高裁判所はマリンクロットの判決を覆すだろうと広く推測されたが、多くの人々（米国司法長官ジェフリー・ウォールを含む^[18]）は、それが最高裁判所の判例と矛盾していると見なした。^[19]

最高裁判所はクラレンス・トーマス判事の意見により、全員一致で判決を覆した。

まず、裁判所は、方法クレームと製品クレームの区別は支持できないと述べた。米国対ユニビスレンズ社[ ^20]の消尽に関する裁判所の最新の判決では、消尽したとされた特許の一部は方法特許であった。それ以前のエチルガソリン社対米国^[21]では、一部の特許は自動車エンジンでガソリンを燃焼させる方法をカバーしており、消尽理論が適用可能であるとされた。さらに、同じ発明の特許クレームを方法形式または装置形式で記述することは容易であるため、方法クレームへの依存が消尽を回避するのに十分であれば、消尽理論は簡単に回避できる。「機械のタスクを実行する特許取得済みの方法について方法クレームを含めることで、特許起草者は事実上あらゆる特許取得済みアイテムを消尽から守ることができる」^{[22] 。}

次に裁判所は、マイクロプロセッサ製品に関する特許権の消尽が、LGE が特許を保有する複合製品に関する特許権をどの程度消尽させたか、もしあるとすれば、その程度について検討した。Univis 事件では、特許権を消尽させた販売は、特許を取得していない半完成レンズ ブランクの販売であり、その後の加工により特許取得済みの完成レンズになった。Intel のマイクロプロセッサ製品は完成した商業製品であったが、この事件では、裁判所は、マイクロプロセッサ製品には非侵害用途がないことを事実として認定した。これは、 Univis事件で、半完成レンズ ブランクには特許取得済みの完成レンズ ブランクに仕上げる以外に用途がないのと同様である。したがって、裁判所はUnivisを決定的と判断した。Quanta裁判所の文言によれば、Univis事件では「レンズ ブランクの販売によって消尽が引き起こされた。なぜなら、レンズ ブランクの唯一の合理的かつ意図された用途は特許を実施することであり、レンズ ブランクは「特許発明の本質的特徴を具体化していた」からである」。

LGE は、マイクロプロセッサ製品の意図された合理的な使用はコンピュータに組み込むことであるという主張には異議を唱えなかったが、非侵害的な使用法が存在すると主張した。つまり、マイクロプロセッサ製品は海外で販売したり、修理部品として販売したり、特許取得の根拠となった機能を無効化したりできる。裁判所はこれらの主張を却下した。無効化については、裁判所は、無効化されたデバイスの側面 (「機能」) は、残っているデバイスではなく、非侵害的な使用法を持つはずであり、無効化すると「実際の用途がない」ことになると主張した。海外での使用または代替使用については、検討すべき法的テストは、製品が特許取得済みの方法を実行するか、特許取得済みの製品を具体化するかどうかであり、使用によって侵害責任が生じるかどうかではない。

マイクロプロセッサ製品の販売によって LGE の特許権が消尽したもう 1 つの理由は、ライセンスされた Intel 製品には「各特許の発明のすべてが具体化されている」ことであり、これらの製品は「設計どおりに標準コンポーネントと組み合わせると、すべての発明プロセスを実行するため、[ライセンスされた] 特許の本質的な特徴を具体化している」。新規性の点、つまり、クレームされた発明が先行技術から逸脱している点は、ライセンスされたマイクロプロセッサ製品に見出され、それらがコンポーネントである組み合わせ製品には見出されない。

クアンタ判決のこの最後の側面は、リンカーンエンジニアリング事件の理論に類似しており、連邦巡回裁判所は以前、この理論はもはや権威がないとしていた。^[23]最高裁判所のリンカーンエンジニアリング理論によれば、新しく発明された装置と、そのタイプの装置が以前協働していた従来型の予測可能な方法で協働する既知の従来型の装置との組み合わせは、「消尽された組み合わせ」または「古い組み合わせ」として特許を受けることができない。したがって、クアンタ裁判所が「各特許の発明性はすべて、ライセンスされたインテル製品に具体化されている」と述べ、ライセンスされたインテル製品は「[ライセンスされた]特許の本質的な特徴を具体化している」と述べたとき、裁判所は事実上、従来の方法で新しいインテルマイクロプロセッサを古いパーソナルコンピュータと組み合わせることは消尽された組み合わせであると述べていた。したがって、発明装置とそれを含む古い組み合わせについて、LGE に別々の特許が発行されていたという事実は、何ら重視されない。

LGE の非消尽の主張は、General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co. ^[24]の法理を援用しようとした。この事件では、特許権者は「商用」アンプのライセンスを一切付与していなかった。したがって、「非商用」使用分野のみでライセンスを受けた製造業者がアンプを侵害容疑者に販売し、侵害容疑者がそれを商用市場で故意に再販した場合、製造業者は「両者が販売を許可されていないことを知っていたものを [侵害容疑者] に伝えることはできなかった」。論理的に、LGE は、特定の製品と組み合わせるマイクロプロセッサ製品の製造分野のみでインテルにライセンスを付与し、他の製品とは組み合わせなかったと述べた。しかし、裁判所は、LGE がインテルへのライセンスをそのように起草したわけではないと述べた。

LGE は、取引の構造の重要な側面を見落としています。ライセンス契約のいかなる条項も、インテルがマイクロプロセッサをインテル以外の部品と組み合わせる意図を持つ購入者に販売する権利を制限していません。同契約は、インテルが特許請求の範囲に含まれない製品を製造、使用、または販売することを広く認めています。確かに、LGE は、クアンタを含む顧客に LGE の特許を実施するライセンスを付与していないことをインテルに通知するよう要求しました。しかし、どちらの当事者も、インテルがその点で契約に違反したとは主張していません。LGE は、ライセンス契約では、ライセンス製品を他のコンポーネントと組み合わせることによって第三者が特許を実施するライセンスを明示的に放棄していると指摘しています。しかし、第三者が黙示的なライセンスを受け取ったかどうかという問題は無関係です。なぜなら、クアンタは黙示的なライセンスではなく消尽に基づいて特許を実施する権利を主張しているからです。そして、消尽は、特許を実施する製品を販売するインテル自身のライセンスにのみ左右されます。

裁判所は、LGE が Intel にマイクロプロセッサ製品の製造、使用、販売のライセンスを付与しただけだと言っているように思われる。LGE は、ライセンス製品を他の製品と組み合わせるライセンスは第三者に付与されていないと明示的に述べ、Intel にライセンスが存在しないことを顧客に伝えるようにさせた。しかし、LGE はIntelに対し、LGE が他の LGE ライセンス製品 (いわゆる Intel 製品) と組み合わせたマイクロプロセッサ製品の分野のみで Intel にマイクロプロセッサ製品の製造、使用、販売のライセンスを付与したとは言わなかった。Intel の製造、使用、販売の権利には明示的な使用分野の制限はなく、いわゆる「魔法の言葉」もなかった。LGE は、ライセンス製品を他の製品と組み合わせるライセンスを第三者に付与していないと述べ、Intel にその旨を顧客に通知するよう要求するなど、それに近いことをしたが、LGE は核心を突いて、他の製品と組み合わせるマイクロプロセッサ製品の製造ライセンスを Intel に明示的に拒否することはしなかった。さらに、何らかの不可解な理由で、両当事者は、特許消尽の原則がまだ存在するという事実を致命的な影響をもって警告しました。「本契約にこれと異なる規定がある場合でも、両当事者は、本契約の当事者がライセンス製品を販売する際に適用される特許消尽の効果を、本契約のいかなる規定も制限または変更しないことに同意します。」

これが（LGEにとって）重大な誤りであったことは、裁判所の最終意見によって確認されている。

ライセンス契約では、特許を実践した製品を販売することをインテルに許可していました。特許を実質的に具体化した製品を販売するインテルの権限を制限する条件はありませんでした。... インテルがクアンタに許可された販売を行ったことで、同社の製品は特許独占の範囲外となり、その結果、LGE はクアンタに対して特許権を主張できなくなりました。

したがって、消尽理論は、クアンタがインテルから購入したものを使用して合法的に実行できることを規定していました。消尽理論により、そのようなライセンスは不要になったため、インテルのマイクロプロセッサ製品を他の製品と組み合わせるライセンスを第三者に提供しなかったことは、法的に意味を持ちませんでした。正規の販売業者から製品を購入したため、クアンタはライセンスを必要としませんでした。

裁判所は、本件ではLGEが契約上の制限を強制できたかどうかは問われておらず、裁判所もそれについて判断を下していないことを指摘する最終注記を付した。脚注7で、裁判所は次のようにコメントしている。

クアンタへの売却の認可された性質は、必ずしも LGE のその他の契約上の権利を制限するものではないことに留意します。LGE の訴状には契約違反の申し立ては含まれておらず、消尽により特許上の損害賠償が排除されるとしても、契約上の損害賠償が認められるかどうかについては意見を述べません。

同様に、裁判所は、特定の履行や、契約上の権利（もしあれば）がクアンタに対して執行可能かどうかについては何も述べなかった。

Quantaの影響は問題が多い。その主な理由は、この決定が、おそらくコンセンサスを維持する目的で、多くの問題に関する決定を避けたためだ。(決定は全会一致だった。) ある学者は次のようにコメントした。

これは裁判所の非常に残念な判決です。非常に重要な事件なのに、判決内容があまりにも少なすぎます。どうなるか分からない状況です。^[25]

連邦巡回裁判所がQuanta、Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.の判決で依拠した判例を最高裁が承認も却下もしなかったことは、販売が「条件付き」になった場合に消尽理論の適用範囲を限定していたため、許諾されるライセンス制限に関するビジネスの不確実性をさらに高めた。しかし、ある評論家は次のように述べている。

最高裁判所は、Quanta事件で、 Mallinckrodt法が適正な法律であるかどうかについて判決を下すと広く予想されていた。しかし、最高裁判所は、ライセンス契約を狭義に解釈して条件付きライセンスではないとすることで、この問題を回避した。...最高裁判所がこの問題を回避したため、特許権者が条件付きライセンスを使用して下流の購入者にどの程度制限を課すことができるのかは不明のままである。^[26]

裁判所は、「特許消尽の長年の理論は、特許品の最初の許可された販売により、その品目に対するすべての特許権が終了すると規定している」と判決を下した。しかし、「許可」とは何を意味するのか？裁判所は、「建設的」許可、つまり、特許権者またはライセンサーがそれを好むか、またはそれを避けようとしているかどうかに関係なく、特定の状況下での法律上の許可の問題には触れなかった。^{[27]したがって、} Quanta がMallinckrodt をどの程度無効にするかは不明である。これがQuantaの暗黙のメッセージであるように思われるが、連邦巡回裁判所は、法務長官の法廷助言者としての見解を無視して、反省のない見解をとる可能性がある。

裁判所は、重要な問題をQuantaで取り上げたままにした。^[28]一つの問題は、裁判所がこの取引で採用できた可能性のある他の形式、例えば製造ライセンシーによるライセンス付与の制限付き販売、または（代替的に）特許権者またはそのライセンシーによる購入者の製品の処分の自由に明確な制限を課した販売などについて何も述べなかったことである。裁判所は、これらの他の形式が法的に有効であるかどうか、またどのような状況であれば法的に有効であるかについて説明しなかった。^[29]

これらの可能な形式のうち最初のものは、ゼネラル・トーキング・ピクチャーズ事件のパターンに従う。2 番目の形式は、マリンクロット事件のパターンに従う。前者では、特許権者は製造業者ライセンシーのライセンスの範囲を、コンピュータに組み込まれていないマイクロプロセッサなどの特定の分野に限定することができ、その場合、それらのマイクロプロセッサをコンピュータ部品として使用することは特許侵害となる。これが、LGE が使用していたと考えた形式である。^[30]マリンクロット法理では、このマイクロプロセッサはコンピュータ部品として使用するために販売できないなどの制限の対象となる特許製品の販売は、「無条件」ではなく「条件付き」の販売である。条件に違反した場合、その行為は特許侵害となる。^[31]マリンクロット法理で述べられている規則では、消尽理論は適用されない。しかし、クアンタ法理が主張しているように、制限が明確かつ明示的に述べられていない場合は、消尽理論が適用される。

最高裁判所への（その要請による）上訴許可状請願が係属中だったときの弁論要旨の中で、司法長官は、消尽理論と一般トーキング・ピクチャーズ理論の間に奇妙な「異常」が存在すると指摘した。

特許権者が、消尽理論により、直接購入者に課すことのできない使用または再販の制限を、ライセンシーに対する強制力のある条件を通じて間接的に達成することを認めるのは、一見異常であるように思われるが、この区別は、General Talking Picturesにおける裁判所の判決の必然的かつ説明可能な結果である。

これまで公開されている文書では説明されていない理由により、政府はその後の本案に関する弁論書からこの一節を削除した。^[32]政府弁論書が示唆しているように、一方では、消尽理論は特許権者（またはそのライセンシー）の物品販売に対する販売後の制限を禁止しているが、他方では、ジェネラル・トーキング・ピクチャーズ事件では、製造ライセンスに権利の文言が使用されている場合、特許権者が製造ライセンシーの物品販売に対して販売後の制限を課すことを認めている。^[33]クアンタ判決ではこの点について何も触れられておらず、ましてやこれを解決したり競合する理論を統合したりする試みはなされていない。^[34]

裁判所の注 7 は、契約文言が消尽理論の発動を克服または防止できるかどうか、できるとすればどのような文言がそれを達成するか、文脈が関連するかどうかについて、明示的に述べることを控えました。

消尽理論が公序良俗の考慮に基づいている限り、また契約当事者の利益だけでなく公衆および第三者（Quanta事件の Quanta など）の利益も考慮される限り、裁判所は、当事者が契約によって契約の対象である商品にこの理論を適用しないようにできるかどうかについて制限を設ける可能性が高くなるかもしれません。一方、消尽理論の方針が、下流の購入者がそのような商品の使用が制限されることを公正に通知することを確実にするための規則にすぎない場合、裁判所は、競争法や独占禁止法などの他の方針と衝突しない限り、そのような制限を支持する可能性が高くなるかもしれません。

最高裁は、 Quanta事件においてこの問題を検討することを明示的に拒否した。^{[35]しかし、} Quanta事件の裁判所は、特許権者による特許製品の販売と、特許権者が特許製品を製造するために他者にライセンスを供与することとの間には、法律上根本的な違いがあることを認識していることを明確にした。これは、最高裁がUnited States v. General Electric Co.^{で説明した通りである。 [36]}同時に、最高裁は、LGEがGeneral Talking Picturesの原則に準拠した文言でIntelにライセンスを供与していなかったことを明確にした。これが結果を変えていた可能性もある。

貴族院は、ブリティッシュ・レイランド・モーター社対アームストロング特許会社事件において、契約が所有権の減損に対する同様の原則に勝てるかどうかを検討した。これは、売主が、知的財産権の執行など、売主が買主に販売した商品の価値を低下させるような行動を成功裏に取ることはできないという原則である。貴族院は、契約は、少なくとも自動車などの消費者製品の買主であるエンドユーザーの権利を減じるために使用することはできないと裁定した。

Static Control Components, Inc. 対 Lexmark Int'l, Inc. の訴訟では、地方裁判所は判決を再検討し、法律問題として侵害容疑者に有利な判決 (JMOL) を下した。^[37]裁判所は、最高裁判所のQuanta判決が「特許消尽の理論の状況を一般的に、そして具体的に変えた」ため、判決を覆す必要があり、その結果、SCCI はLexmarkに対して特許侵害の責任を負わないことになったと述べた。

レックスマークは、マリンクロット法理に依拠して、トナーカートリッジの詰め替えを制限しようとした。しかし、同社は、トナーカートリッジを「条件付き販売」ベースで一般に販売する従来の二国間契約を締結していなかった。 ^{[38]その代わりに、レックスマークは「シュリンクラップライセンス」と製品に付随する制限的通知に依拠した。裁判所は、}マリンクロットがその使用を承認したにもかかわらず、これらは消尽法理の適用を防ぐのに効果的ではないと判断した。

裁判所は、「レックスマークが指摘しているように、最高裁判所はクアンタ判決でマリンクロットの判決を明示的に却下したわけではない」と認めた。それにもかかわらず、裁判所は次のように結論付けた。

Quanta、Mallinckrodt、および当事者の議論を検討した結果、本裁判所は、 Quanta がMallinckrodt の判決を黙示的に却下したと確信する。特許消尽法に関する最高裁判所の広範な見解は、Quanta の判決がその特定の事実に限定されているという立場とはまったく一致しない。さらに、連邦巡回裁判所は、LG Electronics, Inc. v. Bizcom Electronics, Inc ., 453 F.3d 1364, 1369 (Fed. Cir. 2006)の判決に至る際にMallinckrodtの判決に部分的に依拠しており、この判決は最高裁判所がQuantaで破棄したものである。Quantaの判決では連邦巡回裁判所の判例が 1 件も言及されていないことも注目に値する。

しかし、裁判所は、クアンタが州の契約法に基づくシュリンクラップ制限の執行を差し止めたとは考えなかった。しかし、レックスマークがスタティック コントロールによる不法な契約 妨害の申し立てを自発的に取り下げたため、この事件の契約法の側面は議論の余地がなくなった。

2015 年 4 月、連邦巡回裁判所は、クアンタ事件における最近の最高裁判決を踏まえてマリンクロットの判決を覆すべきかどうかを大法廷で審議するための報告書と法廷助言者の参加を自発的に要求しました。裁判所は次のように命令しました。

Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. , 553 US 617 (2008)に鑑み、この裁判所は、特許製品の販売が、それ以外は合法であり特許付与の範囲内である制限の下で行われる場合、特許消尽を生じさせないと判決したMallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc. , 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992)を覆すべきか？^[39]

• Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. , 553 U.S. 617 (2008)のテキストは、Cornell CourtListener Google Scholar Justia Oyez (口頭弁論の音声) から入手できます。