機械か変換かのテスト

米国特許法では、機械または変換テストは特許適格性のテストであり、(1)プロセスが特定の機械によって非従来的かつ非自明な方法で実行されるか、(2)プロセスが物品をある状態から別の状態に変換する場合、プロセスに対するクレームは検討の対象となる。[ ^1]

このテストの起源は、1972年に米国最高裁判所のゴットシャルク対ベンソン事件における政府の本案に対する反論書に遡る。^{[2] [3]}

「我々は、これらの事例がそのような規則（機械または変換）に従っている（暗黙的または明示的に）と主張し、それ以外の方法では合理化することはできない。」[4]

このテストは、1970年代の特許適格性に関する三部作、つまりGottschalk v. Benson、^[2]、 Parker v. Flook、^[5]、Diamond v. Diehr [ ^6]でも言及されています。

「機械または変換テスト」は、2008年に連邦巡回裁判所のBilski事件で最終的に承認されましたが、^{[7] 1998年の}State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.で採用された以前の「有用で有形かつ具体的な結果」テストを明確に却下しました。多くの法律評論家は、「機械または変換」テストのシンプルさ、客観性、信頼性、および結果が時間や先行技術の利用可能性に依存しない点を高く評価しました。^[8] Pauline Newman裁判官は、特許可能なプロセスのより広い定義を主張する強い反対意見を書きました。

控訴審では、2010年のビルスキ対カポス事件の判決で、米国最高裁判所は「機械または変換」テストを特許対象物の唯一の基準として承認することを拒否し、代わりに「機械または変換」テストは「有用ではあるが、プロセスの特許性を判断するための唯一のテストではない」と述べた。ポーリン・ニューマンの反対意見を受けて、最高裁は、将来の訴訟では過去の訴訟とは異なるルールを必要とする事実パターンが提示される可能性があり、そのため機械または変換テストは特許対象物の「手がかり」にすぎない（つまり、必要でも十分でもないテストである。以下を参照）との見解を示した。^[9]

2010年のビルスキ対カッポス事件における最高裁判所の判決を受けて、機械または変換を特許適格性の唯一のテストとして却下し、それが「有用な手がかり」に過ぎないことを確認したが、このテストは、問題となっている特許請求の範囲が、特許の基礎となる基本的なアイデアまたは原理の実質的にすべての応用を先取りしているかどうかを測る方法に過ぎないことが明らかになった。このような先取りは、特許適格性または不適格性のはるかに基本的で一般的なテストである。^[10]

最高裁判所は、機械または変換テストはプロセスの特許適格性を判断する唯一のテストではないと判決を下した^{[11] 。}ビルスキ事件の上訴請願は、この主張に異議を唱えた。^[12]そして、最高裁判所のビルスキ判決は、それが唯一のテストであるとする連邦巡回裁判所の宣言を明確に否定した。正当な根拠については反対意見があったものの、この点については裁判所は全員一致であった。

ゴットシャルク対ベンソン事件では、裁判所はこの点を明確に留保し、その基準を排他的なものとして採用することを拒否し、次のように述べた。

プロセス特許は、特定の機械または装置に結び付けられるか、または物品または材料を「異なる状態または物」に変更するように機能する必要があると主張されています。私たちは、プロセス特許が以前の判例の要件を満たさなければ、プロセス特許が適格になることはないとは考えていません。^[13]

政府はベンソン事件の弁論書の中で、裁判所はそう判断すべきであり、他の方法で判例を合理化することは不可能であると主張した。裁判所は判決でその主張を拒否したか、あるいは同意しなかった。^[14]

ベンソン判決とビルスキ判決では、機械または変換テストの重要な詳細が説明されていませんでした。^[1]詳細には、どのような変換が特許適格性を付与するのに十分であるか、特許適格性を付与する「特定の機械」の特徴は何かなどが含まれます。

ある物または状態から別の物または状態への物品の変換は、特許適格性の手がかりであると言われています。したがって、ベンソン事件では、裁判所は「物品の『異なる状態または物』への変換および縮小は、プロセスクレームの特許適格性の手がかりである...」と述べました。100年前に、裁判所は「プロセスとは...異なる状態または物に変換および縮小される対象に対して実行される行為、または一連の行為である」と述べました。^[15]

記事とは何ですか?

ベンソン判決は、物品はゴムの塊（生の状態から硬化した状態へ変化させる）、革片（なめしていない皮からなめした革へ変化させる）[16]、または小麦粉の山（粗い粒子から超微粒子へ変化させる）[17]などの物理的な物体でなけれ^ばならないとしている。^しかし、連邦巡回裁判所のシュレーダー判決は、物品は、心電図（「人間の心臓活動を表す心電計信号」）や地震記録（「地表下の不連続性を表す地震反射信号」）信号などの物理的パラメータを表す電子信号である可能性があるとしている。^[18]したがって、シュレーダー判決は、最高裁が「主題」ではなく物理的な「物品」について語り、関連する法的原則を「不完全に」しか反映していないと非難している。ビルスキ裁判所は、ベンソンの定式ではなくシュレーダーの定式化に固執しているようで、信号が特定の種類の物理的動作を表す場合、信号変換は特許適格であるとみなしているようだ。しかし、ビルスキの主張に対するPTOの拒絶の支持と、おそらくビルスキ裁判所のステートストリート銀行に対する扱いを考慮すると、金銭的または法的関係を表す信号の変換は適格ではない。^[19]

どの程度の変革が必要でしょうか?

レーダー判事はビルスキ反対意見で「どのような形式または量の『変換』で十分か」と質問したが、裁判所は彼の質問に回答しなかった。発明の目的にとって重要な「実質的な」物理的または化学的特性の変化が必要である可能性はあるが、これはまだ解決されていない。

ベンソンとビルスキは、プロセスが「特定の機械」に結び付けられていると語り、一方、フロックは、自然原理の機械的な実装は「独創的」でなければならないと述べています。

自然現象や数式はよく知られていても、その原理を発明的に応用すれば特許が取得できる可能性がある。逆に言えば、そのような現象の発見は、その応用に他の発明概念がない限り、特許の根拠にはならない。^[20]

Flook 事件では、実施は従来通りであり、先行技術から逸脱していないと認められました。したがって、従来の実施を伴う、または従来の実施を加えた原理は特許不適格でした。Flook裁判所は、Funk Brothers Seed Co. v. Kalo Inoculant Co. ^[21]で示されたのと同じ原理を引用し、依拠しました。この事件では、自然な原理が表面上非常に些細な方法で実施されたため、実施する製造品に対する特許は自然な原理に対する特許と同等でした。^[22]

機械または変換テストのこの側面は、ある程度不確実で議論の多い問題のままである。一時期、「プロセスを汎用コンピュータに結び付けることが、機械または変換テストに合格するのに十分であるかどうかは不明である」と主張されていた。^[1]しかし、2014年に最高裁判所はアリス事件で、クレームに「コンピュータで実行する」と付け加えるだけでは特許適格性は得られないと明確に判断した。アリス事件およびその派生事件は、「プログラムされたコンピュータクレーム形式」の使用が特許適格性の問題を克服するという主張にも疑問を投げかけた。^[23]連邦巡回裁判所のビルスキ判決は、この問題を未解決のままにしていることを明確にした。^{[24]しかし、}ベンソン判決の冒頭には、次のような記述がある。

被告らは、汎用デジタルコンピュータにおける「プログラムによるデータ処理、特に数値情報のプログラムによる変換」に関連する発明を特許庁に出願した。 . . . クレームは、特定の技術や技術、特定の装置や機械、または特定の最終用途に限定されず、クレームされた方法のあらゆるタイプの汎用デジタルコンピュータでの使用をカバーすることを意図していた。^[25]

おそらく、この文言は問題を解決している。^[26] Bilski判決前後のPTO控訴審委員会（BPAI）のいくつかの判決では、プログラムされた汎用デジタルコンピュータは「特定の機械」ではなく、エンコードされた媒体に対する対応するBeauregardクレームも同様に非法的であるという立場を取っている。 ^[27]

Cyber​​Source Corp. v. Retail Decisions, Inc. [ ^28]において、カリフォルニア州連邦地方裁判所は、プロセスを「インターネット経由」で実施するという制限は、機械または変換テストを満たさないと判決した。第一に、インターネットは「特定の機械」ではない。インターネットは無形の抽象概念である。第二に、特定の技術環境への制限は、単なる使用分野の制限であり、第 101 条の下では不十分である。第三に、インターネットの使用は、クレームの先制範囲に意味のある制限を課すものではない。同じ裁判所は、機械または変換テストに合格しない方法を実行するための指示に向けられた「Beauregard 」クレームも、そのテストに合格しないと判断した。裁判所は、PTO 控訴審委員会がBilski を同様に解釈したことを指摘した。^[29]その後のAlice判決は、特許不適格の決定に有利な形でこれらの問題を実質的に解決したように思われる。

不完全に解決された問題は、「機械または変換」テストという狭い意味での誤った名称がつけられているかどうかである。なぜなら、関連する判例には、機械以外の種類の物理的オブジェクトによる自然原理プロセスの類似の実装が含まれているからである。Flookが依拠したFunkでは、自然原理の実装はパッケージ、つまり製造物によって行われた。自然原理のプロセスが物理的に機械で実装されなければならず、製造物や組成物では実装されてはならないという原則的な理由は存在しない。^{[30]したがって、} Bilskiで説明されたテストは、物理的オブジェクトまたは変換テスト、またはデバイスまたは変換テスト と見なされるべきである。

連邦巡回裁判所のIn re Bilski判決が、機械または変換テストを特許適格性の必要条件とするのか、十分条件とするのか、あるいは必要かつ十分な条件とするのかについては議論の余地があります。Bilski判決は、請求された発明が機械または変換テストを満たす場合にのみ特許適格であるという規則を宣言しているようです。両方の条件が争われており、連邦巡回裁判所の判決に対する控訴審の判決で、最高裁判所は、機械または変換テストは役立つ手がかりにすぎず、それ自体が決定的なものではないとしました。

ある評論家は、機械または変換テストを満たすことが特許適格性の十分な条件ではないという命題を示す例は、米国特許番号 6,701,872 にあると主張した。^[31]この特許は、動くレーザー光線 (比較的高度な技術) を使用して猫を楽しませる方法と装置 (機械) を対象としている。この方法は、「特定の機械」、つまり「回転するレーザー光源が、携帯可能な台座に取り付けられたモーターによって直接駆動されるシャフトに直接取り付けられている」(方法クレーム 14) を使用して実行される。しかし、猫を楽しませることが有用な技術と見なされるかどうかは議論の余地があり、この「発見」は特許条項が想定している種類の発見ではないと主張する人もいるかもしれない。^[32]

また、機械または変換テストを満たさないが、それでも明らかに特許適格であると思われるプロセスを説明する試みも行われてきました。

汚れた衣類から汚れを除去する方法であって、

汚れた衣服を流水に浸す。

当該衣服を少なくとも5分間振る。^[33]

また、衣服を棒で叩くことが「特定の機械」の使用を構成するかどうかという疑問も提起されている。^[34]その疑問は、前述の例のバリエーションである次の仮説的な主張によって説明される。

汚れた衣類から汚れを除去する方法であって、

汚れた衣服を水に浸す。

当該衣服を棒で少なくとも5分間叩く。^[35]

この種の分析のポイントは、機械または変換テストがすべてのケースに当てはまるわけではないということです。テストは満たしているが特許不適格である異常な例外もあれば、テストは満たしていないが特許適格である例外もあります。最高裁判所によるビルスキー事件およびアリス事件のその後の分析は、前述の例が示唆するように、機械または変換テストではすべての可能性のあるケースをカバーできないことを確認しています。したがって、これらの「思考実験」特許クレームは、アリス事件が述べているように、機械または変換テストは貴重で有用な手がかりであり、ほとんどの実際のケースをカバーする可能性がありますが、特許適格性の必要かつ十分なテストではないことを示しています。

ビルスキは、機械または変換テストには 2 つの「帰結」があると指摘し、PTO も最近、審査スタッフへの覚書で強調した^{[36] 。第一に、使用分野の限定だけでは、通常は、そうでなければ特許適格でない方法クレームを特許適格にするには不十分である。 [37]} PTO ガイダンス メモでは、「これは、機械または変換が方法クレームの範囲に意味のある制限を課す必要があることを意味する」と説明している。制限が意味のあるものになるかどうかは明言されていないが、その概念は、制限がクレームの範囲または先取権に実質のない制限しか課さないかどうかという観点から定義できるかもしれない。

2 つ目の帰結は、重要でない追加ソリューション活動では、特許不適格な原理が特許可能なプロセスに変換されないということです。^[38] PTO ガイダンス メモでは、「つまり、データ収集や出力などの重要でないステップで特定の機械や特定の物品の特定の変換を列挙するだけでは、テストに合格するのに十分ではない」と説明されています。この概念が、金型内の熱電対から温度データを収集したり、硬化プロセスの完了時に金型の蓋を開けたりするような行為に適用されるかどうかは不明です。

特定のステップがクレームされたプロセスにとって重要でないか、または中心的であるかは、機械または変換テストの意味をテストするBilski事件後の訴訟において論争の的となる問題になると想定するのが妥当です。

コンピュータ関連の進歩を消尽された組み合わせとして主張することが、主張された進歩が非法定主題として分類されるのを防ぐ方法となるかどうかは、訴訟ではまだ検討されていない。いわゆる消尽された組み合わせのクレームは、新しい要素のグループが従来の方法でいくつかの古い要素と連携するデバイスに対するクレームである。たとえば、新しい種類のモーターと古いディスクドライブなどである。^[39]機械または変換テストに合格しないプロセスを機械環境に配置すると、特定の機械による実装の欠如が克服され、これはIn re Bilskiおよびそれに基づく最高裁判所の判決で要求されている。^[40]

Diamond v. Diehr、^[6] Parker v. Flook、^[5] Gottschalk v. Benson 、 ^[2]でクレームされたプロセスの形式は、この概念とその実際の適用例を示している。Diehrでは、クレームは「アルレニウスの式を使用したゴム成形プレスの操作方法」であり、クレームには成形プレスと他の装置への最低限の言及が含まれていた。裁判所は、クレームは特許適格であると判断した。Flookでは、クレームは「少なくとも 1 つのアラーム制限値を更新する方法」であり、「「アラーム制限」は数値である」。クレームには、化学反応容器や温度測定装置についてさえ何も述べられていない。裁判所は、クレームは特許不適格であると判断した。Bensonでは、クレームは「2 進化 10 進数表現を 2 進数表現に変換するデータ処理方法」であった。しかし、裁判所は、その方法はコンピュータ以外では現実的に使用できないため、コンピュータ機器の制限はアイデアの先取りを避けるには些細すぎるという理由で、両方の請求項が特許不適格であると判断しました。

Flookでは、クレームは「炭化水素原料を化学反応器に送り込み、熱を加えるなどして水素化分解プラントを操作する方法」であったかもしれない。このクレームは、使い尽くされた組み合わせであるにもかかわらず、^[41] Diehr事件の場合と同様に装置を必要としたであろう。同様に、 Bensonのクレームは、電話交換機を操作する方法、あるいはバイナリコード化された操作装置にバイナリコード化された 10 進数値信号を提供する方法であったかもしれない。この場合も、一見すると自明ではない機械的環境を提供することで、たとえそれが単なる使い尽くされた組み合わせであったとしても、クレーム作成者は非法定主題 (特許不適格) の判定を回避できたかもしれない。したがって、慎重なクレーム作成技術によって形式を実質より優先させ、機械または変換テストの影響を回避することができる可能性がある。

その後のメイヨー事件およびアリス事件における最高裁判所の全員一致の判決は、フルック事件の原則を再確認することにより、上記の起草手法が成功する見込みに疑問を投げかけました。その原則とは、それ自体では特許不適格である原理の実装に対するクレームが特許適格となるためには、そのクレームが日常的かつ慣例的ではなく独創的でなければならないというものです。