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米国特許法において、不正行為とは、特許出願手続または類似の手続において、米国特許商標庁を欺く意図をもって重要な情報を偽ったり省略したりすることにより、出願人が誠実義務および善意義務に違反する行為を指します。不正行為の主張は、特許侵害の申し立てに対する抗弁となります。有効な特許が侵害された場合であっても、特許権者（特許権者）が不正行為を行った場合、裁判所は衡平法上の裁量権を行使して特許権を行使しないことがあります。
米国特許商標庁の規則56では、特許は「公共の利益に影響を及ぼします。公共の利益が最もよく守られ、最も効果的な特許審査は、出願審査時に、特許庁が特許性に関係するすべての情報の教示を認識し、評価している場合に行われます。」と説明されています。したがって、「特許出願の提出および審査に関係する各個人は、特許庁とのやり取りにおいて誠実かつ善意の義務を負い、これには、特許性に関係するすべての情報を特許庁に開示する義務が含まれます。」 [ 1 ]
不当行為とは、特許出願人が米国特許商標庁を欺く意図をもって重要な情報を偽って記載したり、省略したりした場合に成立する。言い換えれば、不当行為の要件は、重要性と欺瞞の意図である。欺瞞の意図は、間接的証拠や状況証拠から推測できるが、重要性からは推測できない。
情報は、「特許商標庁が未開示の先行技術を知っていたならば、特許請求を認めなかったであろう」場合、または「積極的な重大な不正行為」があった場合に重要となる。Therasense , Inc. v. Bectonを参照。[ 2 ] Therasense事件を受けて、米国特許商標庁は重要性の定義を書き換え、情報が重要となるのは、
虚偽表示または省略には、以下のようなものが含まれる可能性があります。
特許の執行を拒否するよう裁判所に求める当事者（通常は侵害を主張する者）は、裁判所に対して不公平な行為を証明する責任を負う。申立人は、特許権者が意図的に情報を隠蔽または虚偽表示し、その情報が重要であったことを明確かつ説得力のある証拠によって示さなければならない。[ 1 ]いずれかの請求項において不公平な行為が証明されると、特許全体が執行不能となる可能性がある。
キーストーン・ドリラー対ゼネラル・エクスキャベーター、ヘーゼル・アトラス対ハートフォード、プレシジョン対オートモーティブの不当行為訴訟は、時を経て発展・進化してきた不当行為の法理の基礎を形成した。[ 2 ]
1933年のキーストーン事件では、特許権者が特許出願およびその後の2つの異なる侵害訴訟における弁護において証拠を捏造し隠蔽した。特許権者は先行技術使用者に、その使用が放棄された実験であるという虚偽の宣誓供述書に署名させることで偽証するよう金銭を支払い、先行技術使用者に対し、先行使用の詳細を秘密にしてその証拠を隠蔽するという合意を取り付けた。当然のことながら、特許権者はこれらの事実を特許庁や侵害訴訟の共同訴訟当事者にも開示しなかった。2番目の訴訟の被告は不正行為の証拠を発見して提出し、第一審裁判所はその理由で却下を拒否したが、控訴審で第6巡回区控訴裁判所は第一審裁判所の判決を覆し、却下のために差し戻し、最高裁判所はこれを支持した。[ 4 ]
1944年のヘーゼル・アトラス事件では、特許権者の弁護士が、特許出願を裏付ける証拠を捏造し隠蔽した。具体的には、ある専門家を雇い、その専門家自身の名義で業界誌に発明を「画期的な進歩」と称賛する記事を書かせた。この記事に基づいて特許が承認・発行された後、特許権者はヘーゼル・アトラス社に対して特許侵害訴訟を起こしたが、第一審では敗訴した。そこで特許権者は第三巡回控訴裁判所に控訴し、そこで入手した業界誌の記事を証拠として提出した。控訴裁判所は第一審の判決を覆し、特許権者に有利な判決を下した。その後、ヘーゼル・アトラス社は特許侵害の申し立てについて和解し、特許権者はその専門家にさらに金銭を支払った。しかし、米国対ハートフォード・エンパイア事件[ 5 ]で特許権者の嘘が発覚し、ヘーゼル・アトラス社は第3巡回区控訴裁判所に以前の判決の見直しを申し立てたが、同裁判所はこれを拒否したものの、最高裁判所はこれを拒否せず、控訴裁判所の判決とヘーゼル・アトラス社に対する判決を破棄し、特許権者の訴えを棄却した第一審裁判所の当初の判決を復活させて判決を覆した[ 6 ] 。
1945年のプレシジョン事件では、特許権者は特許庁（PTO）に対して偽証の証拠を隠蔽し、偽証に汚染された特許を執行しようとした。特許権者は特許庁への出願において、着想、開示、図面、明細書、および実施の日付を偽って主張し、その後、特許抵触訴訟において同じ嘘の真実性を証言した。競合特許権者は真実を発見したが、私的和解によって特許権を取得し、この計画に加担し、その後、他の者に対して特許権の執行を求めた。後の執行訴訟において、第一審裁判所は事実を知り、特許権者の不正行為を理由に特許権者に不利な判決を下したが、第七巡回区控訴裁判所はこれを覆し、さらに上訴した最高裁判所はこれを覆し、第一審裁判所の判決を復活させた。[ 7 ]
2007年のMcKesson v. Bridge Medical事件[8]では、連邦巡回控訴裁判所は、特許弁護士が関連事件の拒絶理由通知からの情報を特許審査官に提供しなかったため、不公平な行為があったと判断しました。McKesson事件は特許出願人にとって教訓となる事例です。特許出願書類は、漏れが特許を危うくしないように、必要以上に詳細に記載するようにしてください。[ 9 ]
しかし、その後の CAFC の決定は、 McKessonで使用された基準と直接矛盾しているように見える。2009 年のExergen Corp. v. Wal-Mart Stores Inc. and SAAT Systems事件[ 10 ]では、SAAT は、Exergen が審査中に審査官に引用しなかった 2 つの先行特許を認識していたと主張し、不公平行為の主張で弁護を試みた。しかし、地方裁判所は、SAAT の主張は FRCP 9(b) の特定性の要件を満たすほど具体的ではないとして、SAAT の不公平行為の申し立てを却下した。連邦巡回控訴裁判所はこの判決を支持し、そのような主張は、誰が不公平行為を行ったか、その人物は PTO に対して何を知って隠蔽または虚偽の陳述をしたか、そしてその省略または虚偽の陳述が個々のクレームの特許性にどのように影響したかを具体的に示さなければならないと判決した。裁判所は、不公平な行為は「ある程度の重要性を持つ技術や情報が開示されていないことを示すだけで、すべての特許権者に対して主張できる魔法の呪文」ではないとの見解を示した。[ 9 ]
さらに、2011年のTherasense, Inc. v. Becton, Dickinson and Co事件[ 2 ]において、同じ連邦巡回控訴裁判所は全員法廷で、この抗弁を(a)特許権者の行為が特許に直接関係する場合、および(b)特許権者が欺瞞的な意図を持っていたことが証明できる場合に限定した[ 11 ] 。ある評論家は、この変更により「 Therasense によって達成された不公平な行為とウォーカー・プロセス詐欺の事実上の一致」がもたらされたと指摘した[ 12 ]。新しい基準の下で、控訴裁判所はPowell v. Home Depot USA, Inc.事件で不公平な行為はなかったと判断した[ 13 ] [ 14 ]。