特許の不正使用

米国特許法では、特許の濫用とは、特許権者が、合法的に取得した特許が付与する独占権を行使する範囲を超えて、特許を利用して取引を制限することである。 ^[1]裁判所は、特許権者が特許の濫用を犯したと判断した場合、特許権者は特許を行使する権利を失ったと判決を下すことができる。経済競争を著しく制限する特許の濫用は、米国独占禁止法に違反することもある。^[2]

特許の濫用とは、特許権者が特許権を不適切に使用し、ごく一般的に言えば、特許の範囲や期間を拡大することである。このような特許の濫用の例としては、特許を取得していない製品の使用料の支払いや、特許の期限が切れた特許の使用料の支払いを顧客に強制することなどが挙げられる。この特定の種類の特許の濫用は、独占禁止法に違反することなく行われる可能性がある。^[3]しかし、特許の独占権はその特許請求の範囲に限定されており、特許が失効すると、公衆は以前に請求された主題を実施する無制限の権利を持つという米国特許法の方針に違反する。^[4]

特許の不正使用は、特許権者の行為が独占禁止法に違反する場合にも発生する可能性がある。例えば、競争を妨害するために特定の分野（関連市場）のすべての特許を購入する企業は特許の不正使用であり、（他の法定要件が満たされていると仮定すると）クレイトン法第 7 条（15 USC § 18）およびシャーマン法第 2 条（15 USC § 2）にも違反する。その他の独占禁止法上の特許の不正使用には（これも他の法定要件が満たされていると仮定すると）、ライセンサーが複数のライセンシーが製品またはサービスに請求する価格を管理すること、特許権者が無効または侵害されていないことを知っている特許を執行しようとすること、および購入者が売り手の競合相手の商品を扱わないという条件、合意、または理解に基づいて特許商品を販売することが含まれる。^{[3] [5]}

20世紀初頭、特許の濫用は、 1873年のアダムズ対バーク事件で認められていたものの、特許侵害に対する抗弁としてはまだ十分に認識されていませんでした。当時の裁判所は、特許権者の権利に対する制限を比較的少数しか認めていませんでした。1912年、最高裁判所は、特許ライセンスが他の製品の購入に結びついていたヘンリー対ABディック社事件^[6]において、特許の濫用の法理を認めませんでした。 ^[7] 裁判所によれば、特許権者は特許製品を市場から完全に差し控える大きな権利を持っているため、他の製品を購入しない人々から選択的に特許製品を差し控えるという、本来的に弱い権利を持っているとされました。^[8]

しかし、この固有の権利の原則は、数年後のモーション・ピクチャー・パテント社対ユニバーサル・フィルム製造社^{事件で明確に否定された。[9]この事件では、} AB・ディック事件で多数派だったホルムズ判事が反対意見を述べ、特許を取得したティーポットの所有者は「その装置をまったく使用しないでおくことができるので、ライセンシー、または、その点では購入者が」特許所有者からお茶を買うことに同意しない限り、使用しないでおくことができないのは理解できないと主張した。^[10]しかし、多数派は、特許権者の「固有の権利」の原則を否定した。

その議論は、特許権者がその特許を公衆の使用から完全に差し控えることができるので、特許権者がその特許の使用を許可する場合、その使用に対して任意の条件を課すことが論理的かつ必然的に認められるはずであるというものである。この考え方の欠陥は、法律の文言を推論と議論に置き換えたこと、および特許法によって発明者に与えられ、侵害訴訟を通じて全世界に対して主張できる権利と、特許法の規則とは区別される一般法の規則に従うが、私的契約によって発明者が自ら創出できる権利とを区別していないことに起因している。当時の（そして現在の）法律では、特許権者は特許を取得した機械を公衆の使用から差し控えることができるというのは事実であるが、特許権者が自らまたは他人を通じてその機械を使用することに同意した場合、そのような使用は直ちに法律の条項の範囲内となり、前述のように、特許権者は特許の請求項に記載されている発明の使用に制限され、公衆への通知のみによって課せられた、その機械の作動に必要な材料や供給品に関する制限によって拡大されるものではない。^[11]

ABディック事件の1年後、バウアー＆シー対オドネル事件^[12]において、最高裁判所は、特許権者はライセンス契約により特許製品の製造、使用、販売をコントロールできるが、ライセンス契約を利用して特許権者が販売した特許製品の再販価格をコントロールすることはできないとの判決を下し、見解を変え始めました。^[8]映画特許事件の後、制限的な特許慣行に対する風潮はより強くなりました。

1917年、最高裁判所は4年前のヘンリー対ABディック社の判決を覆し、特許の濫用を著作権侵害に対する積極的抗弁として確立した。モーション・ピクチャー・パテント社対ユニバーサル・フィルム製造社^[9]において、最高裁判所は、特許映画映写機を特許権者が許可した映画の上映にのみ使用するよう要求することは強制できず、特許の濫用を構成するとの判決を下した。同裁判所は、特許法が付与した権利を超えて独占力を拡大しようとする特許権者の試みは不公平であり、特許権者の「不正行為」のため、衡平法裁判所として救済は認めないと結論付けた。^{[8] [13] [14]}判決の説明で、同裁判所は次のように述べた。

[我々は、すべての特許で認められる独占権は特許請求の範囲に記載された発明に限定されなければならないと確信しており、特許権者がその機械に添付された通知によって、その機械の使用をその作動に必要な材料に限定することで特許独占の範囲を事実上拡大することはできず、その材料は特許発明の一部ではないとしたり、その機械を国内の貿易ルートに送り出す際には、使用条件やロイヤリティの支払い条件を付し、その後は特許権者の裁量で課すことはできない。特許法はそのような行為を正当化するものではなく、反対の結論がもたらすであろう費用、不便、および公衆への迷惑を考えると、それを禁じることはできない。^[15]

カーバイス社対アメリカン・パテント・ディベロップメント社^[16]は、特許ライセンスの条件として特許ライセンシーに他の製品を購入することを要求する（「製品抱き合わせ」）ことは特許の濫用であると明確にした。アメリカン・パテント・ディベロップメント社はドライアイス輸送エンクロージャーの特許を保有していた。同社は、顧客に対し、独占販売業者からのドライアイスを輸送するためにのみエンクロージャーを使用することを義務付けていた。最高裁判所は、特許を使用してエンクロージャー購入者の他の製品購入を管理することは特許の濫用であると判決した。（数か月後の別の訴訟で、最高裁判所はカーバイスの特許は無効であると判決した。） ^{[8] [14] [17]}

最高裁判所は、Morton Salt Co. v. GS Suppiger Co.^{において、特許の不正使用により金銭的救済に関して特許を執行不能としたと判決した。 [18]} Suppiger Co. は、自社が製造した塩タブレット販売機の特許を保有していた。この機械の販売契約では、顧客は塩タブレットを Suppiger 社からのみ購入することが求められていた。競合会社で塩タブレットも販売していた Morton Salt Co. は、Suppiger 社の特許を侵害する販売機を製造・リースしていた。最高裁判所は、Suppiger 社の特許は、特許を取得していない塩の競争を制限するために使用されていたため執行不能であるとして、Morton Salt の侵害に対する賠償を却下した。最高裁判所は、Morton Salt が Suppiger 社の競合会社でなかったとしても判決は変わらなかっただろうと述べた。^{[8] [14]}最高裁判所は、独占禁止法違反に至らない行為でも不正使用が認められる可能性があると付け加えた。

Brulotte v Thys Co. ^[19]では、特許の有効期限が切れた後にロイヤルティを徴収しようとすることは不正使用であると判定された。Brulotte 氏は Thys Co. からホップ収穫機を購入した。購入時に、Brulotte 氏は Thys 社の特許の有効期間を超えて毎年ロイヤルティを支払うことを義務付けるライセンス契約を承諾した。Brulotte 氏は契約条件が特許の有効期間を超えていることに気づき、ロイヤルティの支払いを停止した。最高裁判所は、ライセンスにより特許保護期間が特許の有効期間を超えて延長されたため、最後のライセンス特許が失効すると、Brulotte 氏と Thys 社間の契約は執行不能であると判決した。 ^{[8] [20]} 2015 年 6 月、最高裁判所はBrulotte事件を再確認した。 ^[21]

Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, Inc. ^[2]において、最高裁判所は、ライセンスと引き換えにライセンシーの特許製品および非特許製品の売上の一定割合を要求することは不正使用であると決定しました。Hazeltine Research は、Hazeltine の特許をライセンスするために、Zenith に全売上の合計一定割合を支払うよう要求しました。裁判所は、このライセンス要求は特許の不正使用であると判決を下しましたが、^[8]反競争的影響が軽微であった可能性があるため、独占禁止法違反には当たらない可能性があります。^[22]この判決は、制限的慣行の競争への影響は独占禁止法違反には至らない可能性があり、それでも不正使用となる可能性があるという、最高裁判所の一連の特許不正使用判決を再確認しました。

控訴裁判所の判決で認められているが、最高裁判所ではまだ詳細に取り上げられていないその他の形式の特許不正使用には、以下のものがあります。

• 特許が市場支配力を持つ関連市場において、実質的に反競争的な効果をもたらす場合、特許ライセンスの条件として特許を取得していない材料の購入を拘束すること。^[23]
• 一つの特許ライセンスを別の特許ライセンスに結びつける。この場合、結びつける特許は市場力を持っている。^[24]
• 特許ライセンスの条件として、ライセンシーに競合製品を製造しないことを要求する。^[25]
• 実質的に反競争的な効果がある場合、ライセンシーにその後の関連特許を譲渡または独占的にライセンスバックすることを要求する。^[26]
• ライセンサーがライセンシーに追加ライセンスに対する拒否権を与えること。^[27]

Windsurfing v. AMF ^[28]では、特許不正使用の抗弁には、特許権者の行為が競争を阻害していることを証明する必要があると判示した。この事件ではまた、最高裁が特定のライセンス契約が不正使用であると既に判断していた場合、侵害者はそれが反競争的であると立証する必要がないことも明らかにした。しかし、最高裁がライセンス契約について言及していなかった場合、侵害者は契約が競争を阻害していることを証明する必要がある。^{[8] [14]}しかし、数ヶ月後、連邦巡回裁判所は、Senza-Gel Corp. v. SeiffhartでWindsurfingから撤退した。^[29]認定質問への回答で、裁判所は「最高裁が述べたように、特許権者の行為は独占禁止法違反のレベルに達しないまま特許不正使用を構成する可能性がある」と認めた。^[30] Windsurfingでの反対の示唆を引用して、裁判所は次のように説明した。

評論家や裁判所は、最近の経済理論や非濫用状況における最高裁判所の判決に鑑みて、濫用を扱う最高裁判所の判決に見られる理論的根拠に疑問を呈している。しかし、議会または最高裁判所から別の指示があるまでは、この分野における既存の最高裁判所の指針を遵守する義務がある。^[31]

Princo Corp. v. International Trade Commission ^[32]において、 連邦巡回裁判所は、特許に関わる独占禁止法違反は必ずしも特許の濫用ではないとの判決を下した。フィリップス、ソニーおよびその他のメーカーは、複数回書き換え可能な CD ( CD-RW ) を作成するための特許技術を開発した。フィリップスはこれらの特許を CD プレーヤーおよびリーダー メーカーにライセンス供与した (そのため、メーカーは CD-RW で動作する CD プレーヤーおよびリーダーを開発できた)。ライセンス供与先の 1 つである Princo Corp. は、フィリップスへのロイヤルティ料の支払いを停止したが、フィリップスの技術を使用して読み取り可能なディスクの製造を続けた。フィリップスは国際貿易委員会に苦情を申し立て、Princo はソニーとフィリップスが特許を使用して競争を抑制していると主張して応じた。控訴において、連邦巡回裁判所の全員合議体は、ソニーとフィリップスは過去の最高裁判所の判例で禁止されている方法で特許の範囲を拡大していないとの判決を下した。つまり、この違反は特許を「活用」していないとされた。ある評論家によると、特許学者はこの意見によって不正使用の範囲が大幅に狭まるだろうと推測している。^{[8] [14]}

2015年6月22日のKimble v. Marvel Entertainment, LLC ^[33]において、最高裁判所は先例拘束性を理由にBrulotte v. Thys Co. の判決を却下することを拒否した。最高裁判所は、「議会はBrulotte判決を覆す機会を何度も拒絶してきた」こと、および「議会は、Brulotte判決の 絶対的ルールをKimble氏が現在主張しているのと同じ反トラスト法スタイルの分析に置き換える法案を拒否してきた」ことを指摘した。 ^{[34]さらに最高裁判所は、} Brulotte判決を却下する正当な理由はないと主張した。「Brulotte判決の制定法および理論上の根拠は、時が経っても損なわれていない」。^[35] Brulotte判決で問題となった特許法は、基本的に変更されていない。^[35] Brulotte最高裁判所が依拠した判例は、特許のカットオフ日を強制する他の判決と同様に、依然として有効な法律である。^[36]そして、ブルロットの「他の先例との密接な関係は、それを覆すことが他の先例を脅かす可能性があることを意味している。」^[37]

さらに、裁判所は、ブルーロット法理は、それが禁止する行為が反競争的ではなく、独占禁止法に違反していないため、覆されるべきだというキンブルの主張を却下した。裁判所はこの主張は的外れであると判断し、「しかし、ブルーロットは特許訴訟であり、独占禁止法訴訟ではない」と主張した。^[38]裁判所の法的分析によれば、「特許（独占禁止法ではない）政策により、特許後のロイヤルティ契約は、競争に対する明白な影響に関わらず、まったく執行不可能であるという裁判所の結論が導かれた」。^[39]判決の前の段階で、裁判所は、「特許法の政策は、すべての人が以前に特許を取得した製品を自由に使用できる「有効期限後のパブリック ドメイン」を確立することである」と説明していた。^[40]このように、多数意見は、濫用理論を一種のささいな独占禁止法にしようとする分析者に対する強い非難であり、独占禁止法の分析原則が特許法に特有の政策よりも優先されるものである。キンブルは、独占禁止法に違反しない行為でも濫用が認められる可能性があるとする過去の最高裁判決の多くを再確認している。^[41]

議会は 1952 年と 1998 年の両方で特許濫用に対する積極的抗弁を制限し、その結果、 特許法の 35 USC § 271(d) が制定されました。

1952年、議会は特許法に、ロイヤルティの請求、ライセンス供与、および共謀侵害に対する特許権の執行のための訴訟のみを特許の濫用から明示的に免除する条項を追加しました。これらの条項は、35 USC § 271(d) にあります。^[14]

1988年、議会は特許権者のためのセーフハーバーを35 USC  § 271(d)に設けることで特許の濫用の範囲を狭める法律を制定した。この法律は、特許権者が特許侵害に使用できる製品を開発する者を訴えることは特許の濫用ではないことを明確にした（共犯侵害）。特許権者が「市場力」を持っていない限り、特許製品を入手するために別のライセンスや製品を購入することを人々に要求することも濫用ではない。^{[1] [3] [8] [14] [42]}

ほとんどの種類の不正使用は消去（または「除去」）できるため、不正使用行為を放棄し、その影響を完全に消散させることで、特許は再び有効になります。^[3]ただし、特許取得における詐欺行為や不公正な行為は除去できません。^[43]

特許不正使用抗弁の批判者は、それは時代錯誤であり、反トラストの合理性ルールによって制限されるべきであり、1988年以来、プリンコ社対国際貿易委員会のような裁判所の判決によって忘れ去られていると主張する。^{[44] [45]特許不正使用抗弁の支持者は、それが}特許トロールによる訴訟に対する抗弁になり得ると示唆している。^[46]この理論を使用して非実践的事業体による特許侵害訴訟に異議を申し立てるには、裁判所がコンチネンタル・ペーパー・バッグ社対イースタン・ペーパー・バッグ社^{で確立された前例に異議を申し立てる必要があるかもしれない。 [47]}最高裁判所は、キンブル対マーベルでこの批判の一部を却下し、ブルロット対ティス社を再確認して、不正使用は反トラスト政策ではなく特許政策によって規制されると主張した。

1970 年 11 月、当時司法省反トラスト局の副司法次官だったブルース・ウィルソンは、ボストンで「9 つのノーノー」として知られるようになった演説を行った。^[48]ウィルソンは「ノーノー」演説を数回繰り返し、^[49]それが反トラスト局の訴訟政策を反映しているという印象を与えた。ウィルソンは、いわゆるノーノーは「競争に悪影響を与えるため、事実上すべてのケースで反トラスト問題を引き起こすことになる」制約であると主張したが、ノーノーが「司法省の実際の反トラスト政策を反映している」かどうかは議論されてきた。^[50]反トラスト局の他の 2 人の元副司法次官は次のようにコメントしている。

実際には、1960年代後半から1970年代後半にかけて同局の知的財産部門が提起した16件の訴訟のうち、9つの慣行のいずれかに具体的に対処したのは半数に過ぎなかった。さらに、これらの訴訟のほぼすべては、それ自体の違法性ではなく、合理性の原則に基づいて訴訟された。^[51]

したがって、ノー・ノーは非公式の反トラスト検察官のチェックリストに過ぎず、反トラスト法の提案規則として訴訟で提唱されることはなかったようだが、広く非難された。例えば、ブッシュ政権時代には、政府当局者はノー・ノーから距離を置いていた。^[52]そのため、2003年に当時反トラスト局を率いていた当局者は、ノー・ノーを有効な執行ガイドラインとして強く反対した。^[53]そして、彼は「ノー・ノー」慣行が実際には競争に利益をもたらすことが多いと述べた。例えば、

• 特許を取得していない供給品の提携は、「特許所有者が特許技術の価値に関して抱く不確実性に関連するリスクを最小限に抑えることができる」可能性がある。
• 「特許製品の売上と合理的に関連しない金額での使用料の強制的な支払いは、例えば、ライセンシーが生産した総ユニット数に基づいて使用料を決定する方がはるかに効率的である可能性がある。」
• 「ライセンサーによるさらなるライセンスの付与に対するライセンシーの拒否権は、純粋に競争促進効果をもたらす可能性がある。」^[54]

この時期の別の評論家は、「9つの禁止事項の時代から、当局は長い道のりを歩んできた」と賛同して述べた。^[55]

振り返ってみると、ナイン・ノー・ノーの論争は誇張されすぎており、その提唱者の狙いは誇張されていたようだ。反トラスト局がそれから撤退し、制限的なノー・ノーが実際に市場で反競争的効果を及ぼしたかどうかに重点を置いたことは、ゼニス事件とキンブル事件がそれぞれの異なる方針に基づいて反トラストと特許濫用を区別したことに照らして適切に検討できるかもしれない。その観点から考えると、ノー・ノーは特許濫用方針を適切に述べているかもしれない。しかし、大部分は、実行可能な反トラスト執行方針を述べていなかった。これは、ホヴェンカンプ教授の最近の論文で導き出された結論のようだ。^[56]したがって、ナイン・ノー・ノーの論争は、反トラスト方針よりも特許濫用について多くのことを教えてくれる。なぜなら、ノー・ノーが反トラスト問題を引き起こす可能性が高いというウィルソンの主張は、事実によって裏付けられていないことが証明されたからである。

• 著作権の不正使用
• 常緑化
• 不公平な行為
• 特許の奇襲
• 特許トロール
• 潜水艦特許
• クアルコム#アップル

• Kenneth J. Burchfiel、「特許不正使用法理に関する 4 つの疑問のある根拠」、4 Harv. JL & Tech. 1 (1991)。
• Thomas Cotter、「特許不正使用法理に関する4つの疑問のある根拠」、12 Minn. JL Sci. & Tech. 457 (2011)。
• マーシャル・リーファー、「特許の不正使用とイノベーション」、10 J. High Tech. L. 142 (2010)。
• マーク・A・レムリー、「特許不正使用法理の経済的非合理性」、78 Cal. L. Rev. 1599 (1990)。
• トーマス・マッフェイ「特許濫用法理：特許権と公共の利益のバランス」11 BCL Rev. 46（1969年）。
• Audrey Millemann、  「特許の不正使用の範囲が狭まる」、IP 法ブログ (2011 年 1 月 20 日)。
• Craig Pinkus、  「特許不正使用の抗弁と従来型出版の将来」、Bose Media Law Blog (2012 年 2 月 3 日)。
• Gene Quinn、  「特許の不正使用、基礎の探求」、IPWatchdog (2011 年 11 月 18 日)。
• ブルース・B・ウィルソン、司法省反トラスト局副検事補、特許およびノウハウライセンス契約：使用分野、地域、価格および数量制限、第 4 回ニューイングランド反トラスト会議における発言 9（1970 年 11 月 6 日）（いわゆる「9 つのノーノー」スピーチ）。