リーヒ・スミスアメリカ発明法

リーヒ・スミスアメリカ発明法

長いタイトル	特許改革を規定するために、米国法典第 35 編を改正する。
頭字語 （口語）	オーストラリア
ニックネーム	特許改革
制定者	第112回米国議会
効果的	2012年9月16日
引用
公法	112–29
法令全般	125 Stat. 284から125 Stat. 341 (57 ページ)
立法の歴史
2011年1月25日、パトリック・リーヒ（民主党、バーモント州選出）により上院で「アメリカ発明法」（S. 23）として提出された。 司法委員会による委員会審議 2011年3月8日に上院を通過（95対5） 2011年6月23日に修正を加えて下院を通過（304対117） 上院は2011年9月8日に下院の修正案を承認した（89対9） 2011年9月16日にバラク・オバマ大統領によって法律として署名された。

リーヒ・スミスアメリカ発明法（AIA）は、アメリカ合衆国の連邦法であり、2011年9月16日に議会で可決され、バラク・オバマ大統領によって法律として署名されました。この法律は、 1952年特許法以来、米国の特許制度にとって最も重要な立法上の変更を表しており、前回の上院会期で提案された法案（2009年特許改革法）と非常によく似ています。^[1]

主要提案者であるパトリック・リーヒ上院議員（バーモント州民主党）とラマー・スミス下院議員（テキサス州共和党）にちなんで名付けられたこの法律^[2]は、米国の特許制度を「先発明主義」から「先願主義」に切り替え、干渉手続きを排除し、特許付与後の異議申立制度を整備するものである。その中心となる規定は、2012年9月16日と2013年3月16日に発効した。

この法律は、2013年3月16日以降に提出された特許出願について、米国の特許権を従来の「先発明主義」から「先願主義」に変更した。この法律はまた、特許性の判定に使用される先行技術の定義を拡大した。この法律の下で特許性を阻む行為および先行技術には、出願日時点で世界中のどこででも公衆が利用できる公衆使用、販売、公表およびその他の開示が含まれるが、出願後1年以内の発明者による公表（発明者の「公表条件付き猶予期間」）は除く。第三者が特許出願しているかどうかは関係ない。この法律はまた、先行技術を外国での販売の申し出および公衆使用にまで拡大したことも注目に値する。^[3]出願前に発明を公表しない出願人には猶予期間はない。

ほぼ同時に同じ発明を出願した発明者間の優先権争いを解決するための米国特許庁の手続き（「干渉手続き」）は、この法律の下では優先権は出願日に基づいて決定されるため、廃止されました。一部の干渉手続きで現在使用されているものと同様の「派生手続き」と呼ばれる行政手続きは、最初に出願した人が実際に元の発明者であり、その出願が他の発明者から派生したものではないことを確認するために用意されています。^[4]

AIA では、この新しい制度を「先願主義 (FITF)」と呼んでいます。この新しい制度は、米国で以前施行されていた「先発明主義 (FTI)」制度や、世界の他の地域で実施されているさまざまな「先願主義 (FTF)」制度とは運用が異なります。これら 3 つの異なる制度では、2 人の異なる発明者が特許出願を公開または提出するかどうか、またその方法によって、異なる結果が生じる可能性があります。^[5]

この法律は、特許付与後の異議申立手続きを改正し、拡大しました。この法律は、既存の査定系再審査を維持し、^[6]第三者による特許付与前の提出を追加し、^[7]当事者系再審査を拡大して当事者系レビューに改名し、^[8]特許付与後のレビューを追加しました。^[9]

アメリカ発明法には以下の変更が含まれていた: ^[10]

• 税務戦略発明: 発明または特許出願時に既知であるかどうかにかかわらず、税負担を軽減、回避、または延期するための戦略は、請求された発明を先行技術と区別するのに不十分であるとみなされます。
• 虚偽表示: この法律により、米国政府または競争上の損害を証明できる競合他社によって起こされた場合を除き、虚偽表示訴訟が排除されました。さらに、以前は製品に適用されていたが、現在は期限切れとなっている特許を製品に表示することは、もはや違反行為ではなくなりました。

  また、2011年に、米国連邦巡回控訴裁判所は、多数の訴訟の原因となっていた虚偽の特許マーケティングの申し立てに対する答弁基準を明確にし、虚偽の特許表示の訴えには、被告が特許の有効期限が切れていることを知っていたことを合理的に推測できる客観的な兆候がなければならないという基準を定めました。^[11]

• 発明者以外による出願: 発明者が発明の権利を当該事業体に譲渡した、または譲渡する義務を負っている場合 (または事業体が発明に金銭的利害関係がある場合)、事業体は発明者による出願の執行を求めることなく、発明者に代わって出願を行うことができます。ただし、発明者または発明者の財産から事業体に書面による譲渡がない限り、発行される特許はすべて発明者に帰属します。
• ベスト モード: 発明者は依然として発明を達成するためのベスト モードを「提示」する必要がありますが、ベスト モードを開示しなかったことが、発行された特許を無効にしたり、執行不能にしたりする根拠にはなりません。 ^[12]法律は形式的にはベスト モード要件を維持していますが、不十分な開示が特許侵害に対する許容される防御ではなくなったため、法律はベスト モードを執行不能にしています。これにより、多くの特許弁護士は、なぜこの要件が維持されているのか疑問に思っています。^[13]
• 先使用権の防御: 個人/団体が、後続の発明者が同じ発明の特許を申請する 1 年以上前に発明 (「ユーザー」) の使用を開始した場合、ユーザーは、後続の発明者から発明を派生していない限り、後続の発明者が特許を取得したあとも、同じ方法で発明を使用し続ける権利を持ちます。これらの先使用権は、範囲と譲渡可能性が制限されており、大学が保有する特許への適用が制限されています。
• マイクロエンティティ：AIA はマイクロエンティティのステータスを追加しました。マイクロエンティティには、前暦年の総所得が全国平均世帯所得の 3 倍未満で、以前に非暫定特許出願を 4 件以下提出した独立発明者が含まれます。ただし、発明者が雇用主に譲渡する義務があったものは含まれません。マイクロエンティティには、大学または大学に発明を譲渡する義務がある発明者も含まれます。マイクロエンティティは、米国特許出願の審査中に米国特許庁に支払う特許料の多くを 75% 減額される権利があります。特許庁は、どの料金が減額の対象となるか、共同発明者がマイクロエンティティとして適格となる方法を特定する規則を策定する予定です。^[14]
• 秘密販売：最高裁判所は、ヘルシン・ヘルスケアSA対テバ・ファーマシューティカルズUSA社事件において、特許技術を含む製品の秘密販売は特許申請期間の1年間の始まりとなるという長年の規則をAIAが覆していないと全員一致で判決を下した。^[15]

小規模事業体（法律施行前、小規模事業体料金に基づき、15% の追加料金を含む）からマイクロ事業体（法律施行後）までの節約額:

• 手数料設定権限。USPTOには、その活動にかかる推定費用を「総合的に」回収できるような方法で手数料を調整する権限が与えられている。^[10]
• 当事者系再審査の審査。連邦巡回控訴裁判所への直接上訴は、当事者系再審査事件における司法審査の唯一の選択肢である。^[10]
• USPTOの追加施設。USPTOの追加のサテライトオフィスを設立。最初のオフィスはミシガン州デトロイトに設置される。^[10]
• 第三者による先行技術の提出。第三者は、先行技術が最初の審査官の通知の発送日、または公開後6ヶ月以内のいずれか遅い方より前に提出された場合、公開された出願に対して先行技術を提出することができる。^[10]

パトリック・リーヒ上院議員（バーモント州、民主党）は、2011年1月25日に、クーンズ上院議員（デラウェア州、民主党）、グラスリー上院議員（アイオワ州、共和党）、ハッチ上院議員（ユタ州、共和党）、クロブシャー上院議員（ミネソタ州、民主党）、カイル上院議員（アリゾナ州、共和党）、リーバーマン上院議員（コネチカット州、無所属）、セッションズ上院議員（アラバマ州、共和党）を含む7人の共同提案者（司法委員会の委員でもある）とともに、同様の法案S.23を米国上院に提出した。司法委員会は全会一致で法案を承認し、米国上院は2011年3月8日に95対5の投票で法案を可決した。 HR 1249: Archived December 15, 2012, at the Wayback Machineは、2011年4月14日に下院司法委員会で32対3の投票で可決された。 ^[16]

下院は、2011年6月23日に304対117の投票で法案（HR 1249）を可決したが、共和党員67名と民主党員50名が法案に反対票を投じた。^[17] 2011年9月8日、上院は下院案を89対9の超党派投票で承認した。^[18] 2011年9月16日、バラク・オバマ大統領はバージニア州北部のトーマス・ジェファーソン科学技術高校で行われた式典で法案に署名し、法律として発効した。^[19]

この法案の支持者は、資金力のある侵害者が特許技術を所有する新興企業に対して現在使用できる策略を排除することで、公平な競争条件が実現する可能性があると主張した。

この法案の支持者は、テクノロジー企業が前例のない特許訴訟の波にさらされ、イノベーションが阻害され、特許制度が過重で活気のない状態になっていると主張した。アメリカ発明法の支持者は、この法案が雇用を創出し、イノベーションを促進し、特許制度を合理化し、特許訴訟を減らし、米国の国際競争力を維持すると主張した。^[要出典]

この法案に反対する人々は、この法案がモデルとしている他の国の特許制度と同様の結果をもたらすと主張した。つまり、市場の既存企業がさらに定着し、スタートアップの設立率が他の国のレベルまで低下し、エンジェルキャピタルやベンチャーキャピタルへのアクセスが他の国のレベルまで低下するだろう、と以下の「変更の影響」のセクションで説明されている。競争リスクからの保護を特許に頼っているスタートアップは、AIAの下では、資本、戦略的パートナー、研究開発とテストの時間を集めるための以前の制度の保護を失うことになる。市場で確立されたプレーヤーによるコピーのリスクにさらされているスタートアップは、ベンチャーキャピタルを引き付けることができず、スタートアップの発明を商業化して会社を成長させるために必要な資金が不足する。特許保護の弱体化は、投資と開発のインセンティブを減少させる。^[20]

さらに、この法案に反対する人々は、提案された改正案は、侵害容疑者の選択肢を増やし、特許権者の権利を弱めるものであり、^{[21] [22] [23]}、特許改革は裁判所の手に委ねられるべきだと指摘した。反対派は、特許改革はUSPTOの行政改革に限定されるべきだと主張している。^{[24] AIAの下で発行された後に}当事者系レビューと付与後レビューに費やされる時間、労力、資金は、初期審査の改善に費やした方がよいだろう。^[25]特許弁護士で再審査の専門家であるタラネ・マガメ氏によると、「再審査プロセスで対処しようとしている問題の根本は、最初に質の高い特許が発行されれば、よりよく解決できる可能性がある」という。^[25]

AIAの支持者は、AIAによって出願手続きが簡素化され、米国特許法が他国の特許法（大半は先願主義）とより調和するようになると主張した。^[26] 支持者はまた、USPTOでの費用のかかる干渉手続きがなくなり^[27]、米国出願人が米国外で特許権を求める際の不利益が軽減されると主張した。^[28]

反対派は、「先願主義」の制度は、確立された社内特許手続き、特許委員会、社内弁護士を有する大企業を中小企業の発明者より優遇すると主張した。彼らは、この法律はアメリカ国内のみで特許保護を弱めると主張した。^{[29] [30]} 反対派はまた、(i) 発明日以降で出願日前に公開された新しい先行技術により特許権が失われる、(ii) 現在のグレースピリオドが弱体化してそれに頼ることができなくなり、発明者はグレースピリオドがないかのように行動せざるを得なくなる、^[31] (iii) 「干渉」を費用のかかる派生手続きに置き換えるが、これは通常干渉よりもさらに費用がかかる、^[32] (iv) 新しいアイデアが出るたびに「特許庁への競争」が起こり、特許出願件数が増加し、弁護士費用や特許出願準備のための企業人員の転用などの付随費用が発生する、^[33] (v) USPTO での審査の遅れが増加する、^[要出典] (vi) 米国出願人が米国外で特許を取得するコストを削減することはない、(vii) 平均的な特許の質が低下すると主張した。^{[34] [35] [36] [37] [38]}

提案された新しい制度は、FTI制度とFTF制度の両方の特徴を共有する調和のとれた制度というよりは、両方の特徴を備えた新しい独自の種類の特許制度のように機能することが判明しました。^[39]

反対派は、先発明主義の下では、豊富なリソースを持つ企業は、発明が思いついたらすぐに特許庁に駆けつけるだけで、先願主義を実践することができ、発明の着想の記録を残す必要がなくなると指摘した。一部の人々は、この変更によって、米国は「先願主義」から「先願主義」に変わると指摘した。一方、リソースが限られている企業は、依然として先発明主義を使用し、資金を得た後に重要な特許のみを申請することができる。先願主義の下では、その逆は当てはまらない。すべての当事者は、リソースに関係なく、「特許庁への駆けつけ」に従わなければならない。これにより、小規模企業は大規模企業に対して非常に不利になる。

多くのコメント投稿者は、FTF への変更が合憲かどうかという疑問を提起した。 憲法第1 条第 8 項は、「発明者に対し、それぞれの発明に対する独占的権利を一定期間保証することにより、有用な技術の進歩を促進する。」と述べている。「発明者」という用語は、「最初に発明した者」を意味する。コメント投稿者の議論は、一般的に次の 2 つの部分から成る。(1)「発明する」とは、「これまで存在しなかったものを創造する」ことを意味する。(2) したがって、私たちの言語の標準的な定義によれば、FTF の採用には憲法の改正が必要となる。学術雑誌に掲載された査読済み論文の中には、この問題または同様の問題が見られたものがある。^{[40] [41] [42]}このため、新しい AIA は先願主義ではなく、「発明者先願主義システム」である。このシステムでは、それぞれが独立して発明した 2 つの当事者間で、曖昧な「発明者」の議論を遡及的に分析する必要がなくなる。代わりに、発明し、最初に出願した者に報いる。

カナダは1989年にFTIからFTFに変更し、「国内志向の産業に測定可能な悪影響を及ぼし、特許取得済みの発明の所有構造が独立した発明者や中小企業から大企業へと偏った」状態になった。^[43]

反対派は、AIAには、査定系特許再審査におけるUSPTOの不利な決定に対する司法審査を地方裁判所での民事訴訟で得る特許権者の権利を否定する条項が含まれていると指摘した。この権利は、 1980年の再審査開始以来、35 USC § 306/ § 145に基づいて存在していた。彼らは、この権利を廃止すると、連邦巡回区控訴裁判所への直接控訴が唯一の司法手段となり、行政控訴段階では入手できなかった証拠に頼る必要がある特許権者にとっては耐え難いシナリオになると主張した。^{[44]反対派は、この条項により、潜在的にすべての特許紛争において連邦地方裁判所を迂回する前例のない方法ができあがり、}査定系再審査の濫用 が悪化すると主張した。彼らは、被疑侵害者は単にUSPTOに査定系再審査請求を提出し、連邦巡回区控訴裁判所の審査のみを条件とする最終機関決定を受け取り、実質的に連邦裁判所を迂回することになるだろうと警告した。反対派は、連邦巡回控訴裁判所が同庁（ズルコ）に与えなければならない尊重を考慮すると、多数の潜在的／被疑侵害者が特許に異議を申し立てるこの新しい有利な道を選び、USPTO を圧倒し、再審査の大幅な遅延を引き起こし、特許権者の特許権を何年も保留することになるのではないかと懸念した。

特許推進派は、特許の発行または再発行後 1 年以内に特許の異議申し立てを認めれば、第三者の意見を取り入れることで特許の質が向上すると主張した。反対派は、(a)法案に基づく当事者系^{レビュー[45]}により、第三者は特許のあらゆるクレームの有効性を *1 年後に* 異議申し立てることができる、(b) 再審査は実際には訴訟の代替としてではなく、訴訟の補足として使用されている、2008 会計年度には、現在の当事者系再審査の 62% と査定系再審査の 30% が同時に訴訟中であった、^[46] (c) 略奪的企業は、経済的苦痛を与える目的で新興企業に対して複数の特許付与後異議申し立てを提出することができ、実際に提出しており、この慣行を通じて、有利な条件で特許のライセンスおよび購入契約を引き出すことに成功している、と指摘している。^[47] (d) 係争事件における既存の当事者系手続きは、現在、控訴されていない再審査で34～53か月（特許庁による「やり直し」がなく、BPAI、連邦巡回裁判所、または最高裁判所への二次控訴がないと仮定）、控訴された事件では5～8年かかります。^{[48]議会が}当事者系再審査 を創設したとき、議会はUSPTOにこれらの再審査を「特別急送」で実施するように指示しました。^[49] この法案は、既存の当事者系手続きを拡張し、特許審判部での証拠開示と審理を追加します。その結果、法案の下では、 18か月の処分を必要とする立法命令にもかかわらず、当事者系手続きの係属期間が長くなる可能性があります。^{[50]そして、(e) この法案は、連邦地方裁判所が}当事者系レビュー と同時に係属している特許侵害訴訟を差し止めることを事実上要求しています。^[51]当事者系レビュー には莫大な費用がかかり、長期間の係争となるため、同時係争中の侵害訴訟の差し止めが認められれば、特許権者にとっては事実上「ゲームオーバー」となる可能性がある。^[46]

特許付与後レビューは、異議申立人が地方裁判所で民事訴訟を起こしていない場合に限り利用できる。特許付与後レビュー手続きは、2012年9月16日以降に開始される手続きについては、同日付けで特許審判部に代わって設置される特許審判部によって行われる。特許付与後レビュー手続きは、和解または審判部の決定により終了することがある。また、特許付与後レビュー中に合理的に提起できた根拠に基づいて無効を主張する異議申立人には、USPTO、地方裁判所、国際貿易委員会（ITC）での禁反言が適用される。^[52]

特許侵害訴訟において、再審査の利用、またはその利用の脅しは一般的である。^[53] 「再審査手続きの駆け引きは、一部の人々の見解では、例外ではなくむしろ規則となっている。特許訴訟の被告が、訴訟中の特許または原告の特許のすべてについて再審査を要求する計画であると述べて、攻撃的な姿勢を取ることが「標準的な手順」になっていると報告されている。再審査の脅しは、その後、ライセンス交渉の交渉力として使用され、特許所有者を脅して、特許の価値に見合った金額よりも低い金額で法廷外で和解するよう仕向ける。」^[54] 特許侵害で告発された企業からの再審査要求は、最近3倍以上に増加している。^[55] 「皮肉なことに、議会は再審査プロセスが正反対の効果を持つべきであると意図していた。特許庁の再審査は、そのような特許保有者を「脅迫」して特許侵害を認めさせたり、わずかな料金で特許をライセンスすることを強制したりするために訴訟費用が使われるという脅威を、完全になくすとは言わないまでも、大幅に減らすだろう。」^[56]

批評家は、AIA は、発明の強力な源泉である新興企業が資本を調達し、発明を商業化することを妨げると主張した。通常、発明者は、投資資本を受け取った後にのみ、発明の十分な構想と特許出願を行うための資金を持っている。投資家の資金を受け取る前に、発明者は発明をすでに構想し、その機能性を証明し、詳細な事業計画を提案するための十分な市場調査を行っていなければならない。その後、投資家は事業計画を精査し、市場への新規参入者としての新興企業にとって本質的に高い競争リスクを評価する。^[57]法案の反対派は、法案が法律になれば、ベンチャー資金がよりリスクの少ない投資に転用されると主張した。

この法案の支持者は、特許付与後の異議申立と干渉の両方の見直しが米国の発明者を助けると主張した。彼らは、特許付与後の審査を通過した特許は通過していない特許よりも強力になると指摘した。どちらの側も、これらの特許の強化がベンチャーキャピタルへのアクセスの喪失を補うという費用便益バランスを提示しなかったが、可能性のあるバランスについて意見を述べたベンチャーキャピタリストは、特許付与後の審査は特許の強化よりも資本へのアクセスを減少させると結論付けた。^[58]

支持者はまた、この法律は中小企業に特許審査の迅速化、手数料の引き下げ、先使用権の拡大など多くの利益をもたらすと主張した。^[59]

この法案の批判者は、政権はIBMとマイクロソフトのために特許改革のロビー活動を行っていた同じ人々によって指導されており、彼らの任命はオバマ政権の「回転ドア禁止」に違反していると懸念を表明した。USPTO長官のデビッド・カポスはIBMの代理人であり、マーク・ベレイカ（米国商務省長官室上級政策顧問）はマイクロソフトの代理人であり、2011年8月1日に中国大使に任命されるまでUSPTOが報告していた商務長官のゲイリー・ロックもマイクロソフトと広範なつながりを持っている。^[60]

反対派は、この法案が米国にイノベーションにおける主導的地位を失わせる可能性があるという懸念を表明した。特に、この法案に至る交渉で代表者を欠いていた中小企業に悪影響を与える可能性がある。^[61]また、批評家は、この法案は「非実践的事業体」が過度に攻撃的な行動をとるのを抑制するのに十分ではないと不満を述べた。^[62]

批評家は、この新法案は、新制度下でも引き続き存在するであろう明白な問題、すなわち既存の特許出願の膨大な未処理案件に対処していないと指摘した。この未処理案件を処理するために審査官を増員する代わりに、「議会は、PTO の代替紛争解決手続きを増やすことを選択しました。これにより、より多くの資金が保証されることなく、PTO の業務量が増えました。その結果、混乱が生じ、機会を逃すことになりました。」^[62]

2015年5月、下院司法委員会は、超党派のイノベーション法案を上院と下院で審議するために、多数決で前進させることを承認した。HR9は、米国法典第35編とリーヒ・スミス米国発明法を改正し、改善と技術的修正を行うことを意図している。特に、この法案は、特許付与後の審査を制限することにより、特許トロール、長期にわたる知的財産訴訟、および特許の合法的保有者による軽率な試みを減らすことを目指している。イノベーション法案は、その他の修正の中でも、料金要件を変更し、技術的考慮に基づく特許請求の争いではなく、恐喝と見なされることが多いそのような試みに対して原告が金銭的に責任を負うようにする。2016年2月、上院中小企業・起業家委員会はHR9に関する公聴会を開催し、検討のために承認した。^[63]

2015年6月、委員会はマークアップセッションを開催した後、特許法案を下院と上院の議場に進めることを承認しました。S. 1137もアメリカ発明法の修正案であり、特許権者による金銭的利益と技術的詳細の開示に対処するという点でHR9と同様の目的を持っています。この法案は、地方裁判所に訴訟を起こす前に、特許権者に特許請求の種類と範囲に関する具体的な情報を提供することを義務付けます。^[64]

Madstad Engineering Inc. 対 USPTO、控訴番号 2013-1511 (連邦巡回裁判所、2014 年 7 月 1 日)では、原告は、会社に過度の負担を課す同法の合憲性に異議を唱えました。具体的には、原告は、先願主義条項のためにハッカーが知的財産を盗むのを防ぐために、潜在的な発明に関するコンピューター セキュリティを強化する必要があり、「今日の知的財産の多くは...コンピューター上で作成または保存されており、そのほとんどすべてがインターネットに接続されています... [AIA] は実際の発明者を気にしなくなったため、新しい法律により、コンピューター ハッカーが知的財産を盗んで自分のものとして出願したり、最高額の入札者に売却したりすることが魅力的かつ利益になります」と主張しました。裁判所は、Madstad には損害の具体的な証拠がなければ法廷で訴訟を起こす権利が​​ないと裁定し、訴訟を却下しましたが、同法の先願主義条項の合憲性には触れずに、特許法訴訟に対する優位性を再確認しました。^[65]

• リーヒ＝スミス米国発明法の施行：下院司法委員会公聴会、第 112 回議会、第 2 会期、2012 年 5 月 16 日