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商標権侵害とは、商標権者またはライセンシー（ただし、当該ライセンシーがライセンスの範囲内で使用した場合）の許可なく、商標に付随する排他的権利を侵害することです。侵害は、一方の当事者（「侵害者」）が、他方の当事者が所有する商標と同一または紛らわしい類似の商標を使用した場合に発生する可能性があり、特に、登録対象商品またはサービスと同一または類似の商品またはサービスに関して使用される場合に該当します。商標権者は、登録商標を侵害した当事者に対して民事訴訟を起こすことができます。米国では、1984年の商標偽造法により、偽造商品および偽造サービスの意図的な取引が犯罪とされました。[ 1 ]： 485-486
それぞれの商標と製品またはサービスが全く異なる場合でも、登録商標がパリ条約に基づき周知であれば、商標権侵害が成立する可能性があります。米国では、このような異なるサービスに商標を使用した場合の訴訟原因は、商標希釈化と呼ばれます。
一部の法域では、商標権者が侵害行為を行わない場合、所有者以外の当事者（例えば、ライセンシー）が侵害者に対して商標権侵害訴訟を起こすことができる場合がある。
ランハム法第32条は、米国特許商標庁に既に登録されている商標、製品、またはサービスと類似または同一の商標、製品、またはサービスを「混同を生じさせる可能性、…誤解を生じさせる可能性、または欺瞞を生じさせる可能性…」のような方法で使用する者は、登録者による民事訴訟において責任を負うことになると規定している。[ 2 ]それぞれの商標、製品、またはサービスが同一でない場合、類似性は一般的に、消費者が製品またはサービスが商標権者から提供されたものと信じる可能性があるかどうかという混同の可能性を参照して評価される。 [ 3 ]
一般的な混同可能性テストでは、さまざまな要素のバランスが取られますが、いずれの要素も単独では決定的なものではありません。[ 3 ]各法域でテスト方法は若干異なりますが、どのテストでも、（1）侵害を主張する者が先使用者の有効な商標権を侵害する意図があったかどうか、またどの程度侵害する意図があったか、（2）消費者の混同の証拠、および（3）消費者と2つの商標、製品、またはサービスとの間の経済的関係を示す要素が考慮されます。[ 3 ]
上記のテストの中で最も有名なのは、米国連邦巡回控訴裁判所が採用しているテスト（「デュポン」要素）です。しかし、これは米国特許商標庁が商標の登録可能性を出願時に評価する際に使用するテストであるためです。[ 19 ]米国における商標侵害訴訟では、裁判所は所在する巡回区のテストを適用します。[ 3 ]
裁判所は、販売前（初期関心混同とも呼ばれる）、販売時点、販売後など、さまざまな状況において混同の可能性を評価します。混同は、商標の先使用者と後使用者が誰であるかによって、直接的または逆の混同となる場合もあります。
商標権侵害の最も典型的な形態は、販売時点での混同であり、これは消費者が自分の製品やサービスが実際には別の会社やブランドのものであると誤解した場合に発生します。この種の侵害は、被告が原告に属する商標を使用して商品やサービスを「偽装」し、通常は消費者を欺いてその商品やサービスが原告から生まれたものだと思わせる意図で行われます。[ 20 ]
例えば、McDonald's Corp. v. Druck and Gerner, DDS, PC [ 21 ]では、マクドナルド社は、2 人の歯科医が経営する歯科サービス提供会社 McDental を商標権侵害で訴えました。マクドナルド社は、「Mc」で始まる一連の商標の商標権を所有していること、その一連の商標が広く一般に知られていること、そして調査結果から McDental という名称の使用によって混同が生じる可能性が高いことが立証されたことを証拠として提出しました。McDental の所有者は、McDental という名称を採用した際にマクドナルド社の商標を想起させる意図はなかったと主張し、2 つの商標の関連性を認識したことはなく、また他の誰かが認識しているのを聞いたこともないと主張しました。ニューヨーク州北部地区連邦地方裁判所は、McDental という名称と「Mc」で始まるマクドナルド社のブランド群との類似性は明白であると判断しました。裁判所は、マクドナルドが混同の可能性が存在することを立証したと判断し、差止命令の発令を正当化した。
初期の関心の混同は、商標の不適切な使用が潜在的な購入者を侵害者が提供する製品やサービスに引き付ける場合（おとり商法）に発生します。ランハム法の下では、原告は、販売前に消費者の混同を引き起こしたとして被告に対して商標権侵害の訴えを起こすことができます。たとえ消費者の混同が販売前に解消されたとしてもです。[ 22 ]
例えば、Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp. [ 23 ]では、Playboy は Netscape が商標登録された用語「playboy」と「playmate」を使用してバナー広告を販売したとして、Netscape を訴えました。米国第 9 巡回控訴裁判所は、消費者が Playboy からサービスを購入していないことを十分に認識している場合でも、「playboy」と「playmate」の商標を使用することで、消費者が Playboy の評判に便乗して競合他社の製品に惹きつけられる可能性があることを Playboy が証明できる可能性が高いと判断しました。
販売後の混同は、商標の使用により、一般の人々（購入者以外）が、その製品が商標権者によって製造されたものと誤解する場合に発生します。したがって、混同の可能性の分析の目的においては、関連する対象者は、必ずしも対象となる購入者ではなく、一般の人々、つまり「街の人」である可能性があります。[ 24 ]
米国第2巡回控訴裁判所が述べたように、商標法は販売後の混乱によって生じる損害から一般市民を保護するものです。「商標法は、一般市民を混乱から保護するために存在します。販売後の混乱は、市場に模倣品が多すぎると、一般市民が購入しているものが本物ではないかもしれないと恐れるため、オリジナルの販売が減少する可能性があるため、有害となる可能性があります。さらに、再販市場で本物と模倣品を区別するために専門知識が必要な場合、一般市民は騙される可能性があります。」[ 25 ]
例えば、Ferrari SPA Esercizio v. Roberts [ 26 ]では、独特のデザインを持つ高級車を製造することで定評のある高級自動車メーカーである Ferrari SPA Esercizio は、Carl Roberts が、予算を重視する自動車愛好家がフェラーリの外装デザイン (例えば、Daytona Spyder、Testarossa) をより安価な車の車体下部にコピーできるキットの製造と販売を開始したことを受け、商標権侵害訴訟を起こしました。Roberts は販売時点では混同はなかったことを証明しましたが、米国第 6 巡回控訴裁判所は、キットの販売を許可すると、Daytona Spyder や Testarossa を消費者に魅力的にしている認識されている独占性と品質が低下し、フェラーリのブランドが希薄化されると結論付けました。裁判所はさらに、キットはフェラーリの車の外装を完全に再現するように設計されており、販売後に顧客が混同する可能性が非常に高いと判断しました。第6巡回控訴裁判所は、ロバーツ氏のキットがフェラーリ車の独特なトレードドレスを侵害していると判断し、ロバーツ氏に対する永久差止命令を確定した。
直接混同とは、消費者が後発（ジュニア）商標使用者の商品やサービスが、先行（シニア）商標権者から提供されている、あるいは先行商標権者によって後援されていると誤解する場合に発生します。直接混同が発生する場合、後発使用者は先行使用者の評判や信用にただ乗りしていると言われます。直接混同は、先行使用者が後発使用者よりもはるかに規模が大きく、あるいは知名度が高い場合に発生するのが一般的です。
逆混同とは、消費者が、後発（ジュニア）商標使用者を、先行（シニア）商標使用者の製品またはサービスの供給元であると誤って認識する場合に発生します。逆混同は、通常、後発使用者が先行使用者よりもはるかに規模が大きい、または知名度が高い場合に発生します。
逆混同の主張は、大企業が既存の小規模企業から商標やブランドを盗むことを防ぐために存在します。逆混同の可能性に寄与する要因には、(1) 先使用者と後使用者の商標の類似性、(2) 先使用者の商標の概念的な強さまたは独自性、および後使用者の商標の商業的な強さまたは一般の認知度、(3) 消費者の製品への注意、(4) 後使用者が混同を引き起こすことなく商標を使用していた期間、(5) 後使用者が混同を引き起こす意図があったかどうか、(6) 実際の混同の証拠、(7) 競合製品の取引および広告チャネル、(8) 製造業者の販売努力の類似性、(9) 消費者の心の中での競合製品の類似性、および (10) 消費者が後使用者が両方の製品を製造するか、先使用者の市場に進出すると予想することを示唆する事実が含まれます。[ 27 ]
最高裁判所は、Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc. [ 28 ]事件において、商標権侵害に対する責任は直接侵害者以外にも及ぶ可能性があると初めて判示した。最高裁判所は、寄与侵害について以下の基準を明確にした。「製造業者または販売業者が、他者に商標権を侵害するよう意図的に誘導した場合、または商標権侵害を行っていることを知っているか知るべき理由がある相手に製品の供給を継続した場合、製造業者または販売業者は、その欺瞞の結果として生じた損害について寄与責任を負う。」[ 28 ]
例えば、Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc. [ 29 ]事件では、米国第 9 巡回控訴裁判所は、侵害商品の販売に必要な「市場」を提供したフリーマーケットの地主に二次的責任を課しました。裁判所は、地主がテナントの継続的な侵害行為を意図的に無視していたため、間接的な商標侵害が存在すると判断しました。
侵害を訴えられた当事者は、侵害に対する有効な例外（例：比較広告）または抗弁（例：権利放棄）を立証できれば、侵害訴訟を棄却できる可能性があります。また、訴訟の根拠となっている登録（例：不使用）を攻撃し、取り消すことも可能です。その他の抗弁としては、詐欺、一般名称化、機能性、放棄、または公正使用などが挙げられます。
比較広告とは、一方の当事者が他方の当事者の商標を使用して、その商標所有者またはその商品やサービスを指す場合に発生します。連邦取引委員会は、比較の根拠が真実であり、欺瞞的ではなく、明確に指定されている場合に比較広告を許可しています。[ 30 ]商標の使用者は、商標所有者による後援、承認、または提携を暗示したり示唆したりすることはできません。使用者が消費者を混乱させたり誤解させたりしない方法で商標を使用し、識別に必要な範囲でのみ商標を使用する場合（たとえば、同じフォントやグラフィックを使用せずに単語を使用する場合）、これはフェアユースとみなされる可能性があります。[ 31 ]
懈怠の抗弁は衡平法上の抗弁である。この法理は、被告が以下の事項を積極的に立証した場合に適用される。(1) 原告が訴訟原因を構成する事実を知っていたこと、またはそのような事実を発見する合理的な機会があったこと。(2) 原告が訴訟提起を不当に遅らせたこと。(3) 訴訟提起の遅延により被告に損害が生じたこと。[ 32 ]
商標権侵害に対する有効な抗弁としては、「商標の登録または商標を使用する権利が不正に取得された」と主張することが考えられる。[ 33 ]
商標権者による詐欺の抗弁はいつでも提起することができ、以下のことを証明する必要があります。(1) 出願人が米国特許商標庁（USPTO）に対して虚偽の陳述を行ったこと。(2) その虚偽の陳述が商標の登録可能性に重大な影響を与えること。(3) 出願人がその虚偽性を認識していたこと。(4) 出願人が米国特許商標庁を欺く意図をもって陳述を行ったこと。
時間の経過とともに、出所を識別する特徴的な用語ではなく、ある種類のアイテムの一般名称へと変化した商標は、商標としての地位を失う可能性があります。[ 34 ]一般名称化とは、かつて保護されていた商標が、もはや製品の出所や製造者（例えば、バイエル社が製造する製品としてのアスピリン）ではなく、製品のカテゴリーや属（ジェネリック医薬品メーカーが自社製品と呼ぶことができる鎮痛剤としてのアスピリン）を示すものではないため、保護されないと判断される法理です。
一般名称化の主張とは、かつて保護されていた商標が、特定の市場や業界において、生産者ではなく製品のカテゴリーや種類を示すものとして一般名称化したという主張である。
機能性原則とは、製品の機能的な特徴は商標登録できないという原則である。機能性は、米国法において商標権侵害に対する抗弁として認められている。この抗弁は、全体として機能的な商標は登録できないようにすることで、商標保護が特許保護を凌駕することを防ぐ。[ 35 ]
例えば、Valu Engineering, Inc. v. Rexnord Corp. [ 36 ]では、裁判所は、特定のコンベヤベルトの形状は、代替設計よりも性能が向上しているため機能的であり、したがって商標として認められる資格はないと判断しました。
最高裁判所は、製品が機能的であると判断する条件として、以下の点を挙げている。
（１）物品の使用目的または用途に不可欠である場合、または物品のコストまたは品質に影響を与える場合。[ 37 ]または
（２）その機能的特徴を独占的に使用することは、競合他社に著しい不利をもたらす。[ 37 ]
商標の放棄とは、商標権者が将来再び商標を使用する意図なく、3年以上意図的に商標の使用を停止した場合に発生します。商標が放棄されると、商標権者はその商標に対する権利を主張できなくなります。事実上、これにより商標は解放され、元の商標権者からの異議申し立てを受けることなく、誰でも使用できるようになります。[ 38 ]
ランハム法の公正使用例外は、被告が当該用語が商標としてではなく、善意で記述的な目的で使用されたことを証明することを求める積極的抗弁である。ランハム法は、記述的な用語の使用に関する商標の独占を防ぐため、記述的な単語で構成される商標について、第1115条(b)(4)項に基づき公正使用例外を設けている。
公正使用には、記述的公正使用と指示的公正使用の2種類がある。
記述的公正使用は、第三者が他者の記述的商標を使用して自社の製品またはサービスを説明することを認めるものです。[ 39 ]商標侵害の主張に対して公正使用の抗弁を成功裏に主張するためには、被告は公正使用の原則の3つの要素を証明しなければなりません。(1) 用語が商標として以外の方法で使用されたこと、(2) 用語が提供される商品またはサービス、あるいはその地理的起源を説明するために使用されたこと、(3) 使用が善意で行われたこと。[ 40 ]
指名使用の公正使用は、第三者が他者の商標を使用して、その第三者の実際の製品またはサービスを指すことを許可するものです。[ 41 ]この使用は混同の可能性を生じさせてはならず、商標権者による後援や承認が存在しないにもかかわらず、それを暗示してはなりません。[ 42 ]
差止命令とは、侵害者が違法行為を直ちに停止するよう命じる裁判所の命令である。原告は、商標権侵害について、実体的な勝訴の見込みと回復不能な損害の可能性を示せば、差止命令による救済を受ける権利を有する。[ 43 ]
15 USC § 1117(a) [ 44 ]に基づき、原告は侵害者の利益、被った損害、および訴訟費用を回収することができる。利益を算定する際、ブランド所有者は被告の売上高の総額のみを証明すればよい。その後、被告は控除すべき金額の証拠を提出する責任を負う。
商標権侵害訴訟において利益の計算が適切となるのは、被告が故意に侵害行為を行った場合、すなわち被告が他人の確立された名称の価値を利用しようとした場合に限られる。[ 45 ]あるいは、原告は逸失利益の合理的な予測を示すことができれば、被った損害を回復することができる。
2011年5月に米国、日本、スイス、EUによって署名されたACTA貿易協定は、著作権および商標権侵害に対する懲役刑や罰金などの刑事罰を追加することを締約国に義務付け、侵害行為を積極的に取り締まることを義務付けている。[ 46 ] [ 47 ] [ 48 ]
コモンローを採用している多くの国では、登録されていない商標はそれ自体では「侵害」とはみなされず、商標権者は成文法に基づいて侵害訴訟を起こすことはできません。その代わりに、商標権者は、コモンローに基づく不正競争行為や虚偽表示、あるいは不公正な商慣行を禁止するより一般的な法律に基づいて訴訟を起こすことができる場合があります。一部の法域では、トレードドレスの侵害も訴訟の対象となる場合があります。