KSR International Co. 対 Teleflex Inc.

KSR対テレフレックス
アメリカ合衆国最高裁判所
2006年11月28日審理、 2007年4月30日判決
完全なケース名	KSR International Co. 対 Teleflex Inc. 他
ドケット番号	04-1350
引用	550 US 398 (以上) 127 S. Ct. 1727; 167 L. Ed. 2d 705; 2007 US LEXIS 4745; 82 USPQ2d ( BNA ) 1385
症例歴
前	被告に有利な略式判決が下される、298 F. Supp. 2d 581 ( ED Mich. 2003); 119 F. App'x 282 ( Fed. Cir. 2005);上告審が下される、547 U.S. 902 (2006)。
その後	地方裁判所の判決を支持、228 F. App'x 988 (Fed. Cir. Jun. 20, 2007) (未発表意見)
ホールディング
連邦巡回控訴裁判所は、35 USC §103 に基づく自明性の狭い教示/示唆/動機付け基準を厳格に適用し、「試みれば自明」の考慮の適用を排除し、後知恵の使用を厳格に制限しすぎたため、Grahamで確立されたより広範な自明性評価と矛盾し、誤りを犯しました。連邦巡回控訴裁判所は、これを破棄して差し戻しました。
裁判所の会員
最高裁判所長官 ジョン・ロバーツ 陪席判事 ジョン・P・スティーブンス · アントニン・スカリア アンソニー・ ケネディ · デイヴィッド・サウター クラレンス ・トーマス ·ルース ・ベイダー・ギンズバーグ スティーブン・ブレイヤー · サミュエル・アリト
判決意見
過半数	ケネディは全員一致で
適用される法律
35 USC  § 103

KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc. 、550 US 398（2007）は、特許請求に適用される自明性の問題に関する米国最高裁判所の判決である。 ^[1]

テレフレックスはKSRインターナショナルを訴え、KSRの製品の1つが、調整可能な車両制御ペダルを電子スロットル制御に接続するテレフレックスの特許^[2]を侵害していると主張した。KSRは、2つの要素の組み合わせは自明であり、したがってその主張は特許を取得できないと主張した。地方裁判所はKSRに有利な判決を下したが^[3]、連邦巡回控訴裁判所は2005年1月に判決を覆した。^[4]

口頭弁論は2006年11月28日に最高裁判所で行われた。原告KSRの代理人はジェームズ・W・ダブニーと特許法学者ジョン・F・ダフィーであった。原告側の政府代理人はトーマス・G・ハンガー副司法長官であった。被告テレフレックス側はトーマス・C・ゴールドスタインが弁論した。 ^[5]

2007年4月30日、最高裁判所は全会一致で連邦巡回裁判所の判決を覆し、特許の争点となっているクレーム4は35 USC §103の要件の下で自明であり、「地方裁判所の判決を却下することで、控訴裁判所は、§103および我々の先例に反する狭量かつ厳格な方法で問題を分析した」と判決を下した。これは、連邦巡回裁判所が「教示・示唆・動機付け」（TSM）テストを適用したことに言及している。^[1]

ケネディ判事は、自身の意見は「本件で控訴裁判所が犯した法律上の誤り」を正すことに向けられているが、連邦巡回裁判所が最高裁判所の法を誤って適用したことを考慮すると、連邦巡回裁判所の判決を覆す必要があると強調した。「しかし、我々の判例が明らかにしているように、分析は、争点となっているクレームの特定の主題に向けられた正確な教示を求める必要はない。なぜなら、裁判所は、当該技術分野における通常の技能を有する者が用いる推論および創造的ステップを考慮に入れることができるからである。」ケネディ判事の意見は、「通常の技能を有する者とは、通常の創造性を有する者でもあり、自動人形ではない。」と述べた。彼は、通常の技能を有する者(PHOSITA)という自身の説明は、PHOSITA を「常識」を持ち、「先行技術に暗黙のうちに」動機を見出すことができる者と説明した連邦巡回裁判所の判例と必ずしも矛盾するものではないことを認めた。

自明性テストを一般的に説明する際、裁判所は大部分が議論の余地のない見解を示しました。

特許請求の範囲の主題が自明であるかどうかを判断する際、特許権者の特定の動機や公言された目的は関係ありません。重要なのは、特許請求の範囲の客観的な範囲です。特許請求の範囲が自明な範囲に及ぶ場合、その特許請求の範囲は §103 に基づいて無効となります。特許請求の範囲の主題が自明であることを証明する方法の 1 つは、発明の時点で、特許請求の範囲に含まれる自明な解決策が存在する既知の問題が存在していたことを指摘することです。^[1]

しかし、この基準を裁判所の審理中の事実に適用したところ、裁判所は次のように述べた。

問われるべき適切な質問は、ペダル設計者が、この分野の発展によって生み出された幅広いニーズに直面して、[先行技術の特許]をセンサーでアップグレードすることに利点を見出したかどうかであった。^[1]

裁判所は、特許請求の自明性を否定するために使用できるいくつかの基準を提案しました。

• 既知の方法に従って先行技術の要素を組み合わせて予測可能な結果を​​得る
• 予測可能な結果を​​得るために、既知の要素を別の要素に単純に置き換える
• 既知の技術を使用して同様のデバイス（方法、または製品）を同様に改良する
• 「試すのが明らか」 - 成功が合理的に期待できる、特定された予測可能なソリューションの有限数から選択する
• ある分野における既知の研究は、その変化が当業者にとって予測可能である場合、設計上のインセンティブまたはその他の市場原理に基づいて、同じ分野または異なる分野で使用するためにその変化を促す可能性がある。

この判決を受けて、特に TSM テストや「試みることが自明」、「当該技術分野における通常の技能を有する者」、および要約判決などの概念への影響について、多くの議論が巻き起こった。TSMテストを明確に非難しているわけではないが、TSM テストと連邦巡回裁判所によるテストの適用に関して厳しい言葉が使われている。この意見では、自明な主題を主張する特許に対するこの禁止の適​​用は、「目的を果たすには制約が大きすぎるテストや定式化に限定されてはならない」としている。この意見では、複数の事例で「常識」の使用を禁止する手続きを非難しているが、これには「しかしながら、事実認定者が常識に頼ることを拒否する厳格な予防規則は、当裁判所の判例法では必要でもなく、判例法と一致してもいない」場合も含まれる。^{[1]連邦巡回裁判所の} ポール・ミシェル首席判事は、自身の解釈では TSM テストは自明性の計算の一部であり続けるが、「テストの適用方法については強力な指示を与えている」と述べたと伝えられている。^[6]

KSRの判決は、非自明性の法定要件を、より証明しやすい予測不可能性という証拠に置き換えたとして批判されている。^{[7] [8] [9] [10]}

統計的研究^[11]によれば、KSRのcertiorariの前後で、新規性と非自明性の両方の理由で無効と判断された特許の割合が何倍にも増加した。これらの割合は、KSR後の2年間でほぼKSR以前のレベルまで減少した。

Leapfrog Enterprises, Inc. v. Fisher-Price, Inc. ^[12]において、連邦巡回控訴裁判所はKSR事件を適用し、米国特許5,813,861 ^[13]は自明であるとして無効であると判断した。KSRスタイルの自明性分析は、Perfect Web Technologies, Inc. v. InfoUSA, Inc. [ ^{14]において適用された。}

USPTO特許審判部(BPAI) は、特許審査官の拒絶を支持するか拒絶を覆すかに関わらず、自明性に関する決定の約 60% で KSR を引用しています。 [ 15 ]全体^的な覆し率はほぼ同じままであり、KSR によってすべての発明が突然自明になったわけではないことを示しています。BPAI は、審査官が拒絶の理由をしっかりと示す必要があることを強調しています。USPTO の経営陣は、この強調を裏付けるために、すべての技術ディレクターに、自明性の拒絶を行う際には「当業者が、クレームされた方法で先行技術の要素を組み合わせたであろう理由を特定することが依然として必要である」と指示するメモを送付しました。^[16]

記事「KSRの自明性基準：後知恵から20/20への振り子シフト」^[17]で、弁護士のマイケル・O・ワーネケ氏とブランディ・R・マクミリオン氏は、2007年の最高裁判決によって、2007年の判決前に新しい技術の自明性に関する完全な知識と完全な理解が必要になる理由について論じています（後知恵から20/20）。

• Wikisource の KSR International Co. v. Teleflex Inc. に関連する作品
• グラハム対ジョンディア社（1966年）
• アメリカ合衆国最高裁判所判例一覧、第 550 巻
• アメリカ合衆国最高裁判所の判例一覧

• KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc.、550 U.S. 398 (2007)のテキストは、以下から入手できます: Justia Oyez (口頭弁論の音声) 最高裁判所 (判決意見書) (アーカイブ)