| ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト社対シグネチャー・ファイナンシャル・グループ社 | |
|---|---|
| 裁判所 | 米国連邦巡回控訴裁判所 |
| 完全なケース名 | 原告控訴人ステートストリートバンク&トラスト社対被告控訴人シグネチャーファイナンシャルグループ社 |
| 決めた | 1998年7月23日 |
| 引用 | 149 F.3d 1368 |
| 症例歴 | |
| 過去の履歴 | 原告有利の判決、927 F. Supp. 502、38 USPQ2d 1530 ( D. Mass. 1996) (米国特許番号 5,193,056 は法定主題の欠如により無効であるとの判決) |
| ホールディング | |
| 請求項は、何らかの実用的な応用を伴い、有用で具体的かつ有形の成果を生み出す場合、米国では特許による保護を受ける資格があります。 | |
| 裁判所の会員 | |
| 裁判官が着席 | リッチ、プラガー、ブライソン巡回裁判所判事 |
| 判例意見 | |
| 過半数 | リッチ |
| 適用される法律 | |
| 35 USC § 101 | |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー対シグネチャー ファイナンシャル グループ、Inc.、149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998) は、ステート ストリートまたはステート ストリート バンクとも呼ばれ、に関する米国連邦巡回控訴裁判所。ステート ストリートは、請求された発明が何らかのステート ストリート具体的かつ有形の場合、米国では特許による保護を受ける資格があるという確立しました。
しかし、2008年の連邦巡回裁判所のBilski事件判決[1]により、有用で具体的で有形のテストは廃止された。連邦巡回裁判所の Bilski判決によれば、「『有用で具体的で有形の成果の調査』は不十分」であり、この調査に依拠したState Street判決の部分は、米国特許法の下ではもはや効力を持たない。連邦最高裁判所は、連邦巡回裁判所のBilski対Kappos事件判決を支持した。[2]
背景
1993 年 3 月 9 日、Signature Financial Group, Inc. は、「ハブ アンド スポーク金融サービス構成のデータ処理システム」と題する米国特許 5,193,056 [3]を取得しました。「スポーク」とは、中央の「ハブ」に資産をプールする投資信託のことです。国税庁(IRS)の規則に従って、特定の日常の会計手続きと連携してこれを実行すると、通常は法人税が課されるはずの利益が、まず課税対象とならずに、税務上の目的で株主に渡されます。[4]この手続きは非常に複雑で、プログラムされたデジタル コンピュータを使用せずに IRS 規則で許可されている時間内に実行することはできません。[5]
この特許請求の範囲には、パートナーシップに対する税金を回避するための内国歳入庁の規則[6]で規定されている要件である手順を実行するための手段が含まれていることが指摘されています。 [7]この図は、特許請求の範囲の文言が米国の税法および規則とどのように対応しているかを示しています。したがって、この特許は実質的に米国の税法に準拠した特許となります。
連邦巡回裁判所の意見
地方裁判所は、この特許は法定外の主題に向けられているため無効であると判断しました。しかし、連邦巡回裁判所は判決を覆し、その後ビジネス方法特許とソフトウェア特許の発行が大幅に増加しました。連邦巡回裁判所は次のように述べています。
機械が一連の数学的計算を経て個別の金額を表すデータを最終的な株価に変換することは、数学的アルゴリズム、公式、または計算の実用化を構成します。なぜなら、それは「有用で具体的かつ具体的な結果」、つまり記録および報告の目的で一時的に固定され、規制当局によって承認され、その後の取引でも信頼される最終的な株価を生み出すからです。
当時、そしてその後の10年間、この判決は多くの人々に重要だとみなされた。なぜなら、それまで「ビジネスを行う方法」は特許付与の対象ではないと広く考えられていたからである。[8]たとえば、Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co.では、第2巡回区控訴裁判所は、ウェイターが食事代金を盗むのを防ぐための簿記システムは特許を受けることができないと判決した。[9] Joseph E. Seagram & Sons v. Marzellでは、[10] DC巡回区控訴裁判所は、消費者の好みを調べるためにウイスキーのブレンドを「ブラインドテスト」する特許は「科学と産業の進歩に対する重大な制約」となるため、拒否されるべきだと判決した。[11]
連邦巡回控訴裁判所は、ステート・ストリート・バンクの判決においてこの見解を否定した。
ビジネス方法の例外は、この裁判所やCCPAによって、発明を特許不可能と判断するために引用されたことはありません。この特定の例外の適用は、常にタイトル35のより明確な概念に基づく判決、またはより一般的には、数学的アルゴリズムの発見に基づく抽象的アイデアの例外の適用に先行してきました。[12]
連邦巡回控訴裁判所は、「人間が作ったものはすべて特許を受けることができる」という原則にさらなる例外を設けることは不適切であると判断した。 [14]したがって、連邦巡回控訴裁判所は、その原則を「有用で具体的かつ有形の成果を生み出す」すべてのビジネス方法に適用した。
余波

ステートストリート バンクの意見により、ビジネス方法特許とソフトウェア特許が大幅に増加しました。1991 年にはソフトウェア関連の特許は年間総数の約 20% を占めていましたが、2011 年には約 50% を占めるようになりました。この期間にソフトウェア特許の絶対数は年間約 25,000 件から 125,000 件に増加しました。添付のグラフは、そのようなデータの GAO分析を示しています。
司法批判
2006年5月、米国最高裁判所のケネディ判事は、 eBay事件[15]の賛成意見で 、ビジネス方法特許の「急増」は「潜在的に曖昧で有効性が疑わしい」と述べた。スティーブンス判事、スーター判事、ブレイヤー判事もこれに賛同した。
2006 年 6 月、最高裁はLabCorp v. Metabolite, Inc.の上告を棄却した。[16]連邦巡回裁判所は、ステート ストリート判例に基づいてこの事件を裁定した。3 人の判事 (ブレイヤー判事、スティーブンス判事、スーター判事) は棄却に反対し、連邦巡回裁判所はステートストリート判例で示された「有用で、具体的で、有形の成果」という誤った法的テストに基づいてLabCorp事件を裁定したと主張した。反対派は、これは最高裁が特許不適格と判定した特許が特許適格と判定される法的テストであると主張し、O'Reilly v. Morse、Gottschalk v. Benson、およびParker v. Flook を例として挙げた。したがって、反対派判事は、この事件を裁定すべきであり、「相当数の特許請求に影響するこの分野の法的不確実性を軽減するため」であると主張した。
ビルスキ
2008年、In re Bilski事件で連邦巡回裁判所はState Street事件 を大法廷で再審理することを決定した。その命令の中で、裁判所は、出願人、PTO、および法廷助言者から報告されるべき質問の1つとして、「裁判所は、ビジネス手法は特許を受けることができると判決したState Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.、149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998)を再審理すべきか、また、その事件はいかなる点においても却下されるべきか」を挙げた。[17]
裁判所はその後、大法廷の判決で[18]、State Streetで述べられた「有用で具体的で有形の成果」(UCTR) テストを放棄したが、State Street を全面的に否定したわけではない。裁判所は、UCTR テストは「クレームが § 101 の下で特許適格かどうかを判断するには不十分」[19]であり「不十分」[20]であるとし、代わりに「最高裁が概説した機械または変換テストが適切なテストである」と再確認した。State Streetに関しては、裁判所は「 State Streetでの判決で「有用で具体的で有形の成果」の分析に依拠した部分は、もはや頼るべきではない」と述べた[21]。
連邦巡回裁判所の多数意見は、ビジネス方法が特許の対象から完全に外れるという見解は示さなかった。メイヤー判事とダイク判事は、ビルスキの特許出願は却下されるべきだという多数意見に同意したが、適切な法律解釈のもとではビジネス方法は特許の対象にならないというのが判決の適切な根拠であると主張した。
連邦巡回裁判所のメイヤー判事は、 In re Bilskiの別個の意見で、「驚くことではないが、ステート ストリートとその子孫は猛烈な批判の合唱を生み出した」と述べ、支持する権威の引用を集めた。彼は、ある情報源から「連邦巡回裁判所が最近、ビジネス方法に対する特許保護を承認したことは、その正当性を探る必要があるほど、前例から大きく逸脱している」という声明を引用し、別の情報源から「[ステート ストリート事件後の状況] を悲惨と呼ぶのは控えめな表現である。新しいビジネス方法に対して特許を発行すべきではないというのが、コンセンサスであるようだ」という声明を引用した。
最高裁判所は、ビルスキ対カポス事件における特許不適格の判決を支持した。最高裁判所は、機械または変換テストを唯一のテストとして使用することを承認しなかったが、それは決定を下すための「有用な手がかり」に過ぎないと述べた。最高裁判所の多数派はまた、ビジネス メソッドを全面的に特許不適格とすることは拒否した。しかし、スティーブンス判事の賛成意見、ブレイヤー判事、ギンズバーグ判事、ソトマイヨール判事の 4 人の判事は、憲法の特許条項の歴史的背景に基づいて、すべてのビジネス メソッドを特許不適格としていただろう。ブレイヤー判事は別の賛成意見で、最高裁判所が全員一致で同意した点を列挙した。その 1 つは、ステート ストリート バンクの訴訟は法律の正しい説明ではなかったということだった。
マヨそしてアリス
最高裁判所はその後、メイヨー対プロメテウス事件およびアリス対CLS銀行事件でビルスキ事件をさらに拡大し、ステートストリート事件を実質的に抹消した。これらの判決は、2段階の調査を確立した。まず、裁判所は、請求された発明が抽象的なアイデアまたは自然原理に向けられているかどうかを調べる。そうである場合、裁判所は、請求された発明が抽象的なアイデアを発明的に実施しているか、それとも単に日常的または慣例的な方法で実施しているかを判断するという2段階の調査が続く。抽象的なアイデアの実施または適用が「発明概念」を具体化していない限り、請求された発明は特許不適格である。(これらの概念については、メイヨー事件およびアリス事件の記事でさらに説明されている。)このテストでは、ステートストリートの特許は無効となる。[22]
Alice は、抽象的なアイデアを汎用コンピュータで実装することは特許不適格であると明確に主張しています。Alice では、最高裁判所は、既存のビジネス手順に関するソフトウェア関連の発明は、単に「コンピュータで実行」するだけでは特許不適格から逃れられず、特許適格になることはないと判決しました。代わりに、手順を独創的な方法で実装する必要があります。この判決は、eBay の反対意見で求められたように、State Street の判決を 黙って却下したようです。
その後の展開アリス決断
アリス判決後、ステートストリート判決の結果として発行されたビジネス方法特許の多くが無効とされた。ある評論家は2015年6月までの統計を集計した。彼は、連邦巡回裁判所が90%以上を無効と判断し、地方裁判所が70%以上を無効と判断したと結論付けた。[23]
こうした地方裁判所の判決の 1 つで、連邦巡回裁判所のブライソン判事は、地方判事として任命され、これらのビジネス方法特許について、発明性がなく、単に「ありふれたビジネス機能を実行する方法」を「願望的に」述べたもので、「コンピュータで実行する」という以外に「その機能を実行する新しい方法」についての説明がないと述べました。
要するに、このような特許は、発明という隠語で飾られていることが多いが、単に問題を記述し、その問題を解決すると称する純粋に機能的な手順を発表し、それらの手順のいくつかを実行するための標準的なコンピュータ操作を列挙しているにすぎない。これらの特許の主な欠陥は、実用的な問題を解決する「発明概念」を含まず、特許が不適格な抽象的アイデア自体よりも「はるかに優れた」何かに向けられていることを保証する点である。したがって、これらの特許は、発明的解決策というよりは、目的の機能的説明にすぎない。さらに、特許請求された方法を機能的な用語で記述しているため、問題となっている問題に対するその後の具体的な解決策を先取りしている。[24]
参照
参考文献
- ^ 545 F.3d 943(連邦巡回控訴裁判所 2008年)。
- ^ 561 US 593 (2010).
- ^ US 5193056「ハブ アンド スポーク金融サービス構成のデータ処理システム」は 1991 年 3 月 11 日に出願されました。発明者として名を連ねる Todd Boes は、ハブ アンド スポーク技術を考案したわけではありません。この技術は以前から考案されていましたが、Boes は Signature Financial Group でコンピューター化して使用するために開発しました。実際のプログラミングは、彼の指示のもと、他の人たちによって行われたようです。
- ^ 規制が満たされると、IRS は投資信託を法人や信託ではなくパートナーシップとして扱います。
- ^ IRS の規則では、 ニューヨーク証券取引所が閉まる午後 4 時から深夜 12 時までの 8 時間以内に、ファンドの「パートナー」に毎日の利益と損失を配分することが義務付けられています。
- ^ 口頭弁論で、リッチ判事は特許権者の弁護士に対し、その特許が「脱税」を目的としたものではないかどうかを尋ねた。
- ^ ビジネス方法における特許と著作権の保護範囲の問題、10 Fordham Intel. Prop., Media & Ent. LJ 105, 121 および付録 A (1999)。前述の付録は、クレームの要素と規制の対応する部分を並べて示す表です。次の図はその表に基づいています。
- ^ Donald S. Chisum 著「特許:特許性、有効性、侵害の法律に関する論文」 § 1.03[5] (1990 版) (ビジネス方法は特許対象ではないと述べている) を参照。また、Ernest Bainbridge Lipscomb III 著「Walker on Patents」 § 2:17 (3d ed. 1984) (「ビジネスを取引する「システム」または方法は「技術」ではなく、システムを実行する物理的手段以外の特許対象物の指定にも含まれません。」)、Peter D. Rosenberg 著「特許法の基礎」 § 6.02[3] (2d ed. 1995) (「ビジネス機能を実行できる装置またはシステムは特許対象物を構成する可能性があるが、装置またはシステムによって生成されたかどうかにかかわらず、ビジネスを行う方法は特許対象物を構成しないという法律は変わらない。」) も参照。
- ^ 160 F. 467(2d Cir. 1908)。
- ^ 180 F.2d 26(DC Cir. 1950)。
- ^一般に ビジネス方法特許#米国を参照。
- ^ 同上、872ページ、157 USPQ、617ページ。
- ^ 自然法則、抽象的概念などに関するものに加えて。Gottschalk v. Benson を参照。
- ^このフレーズは、 チャクラバーティ判決における米国最高裁判所の判決からの引用であり、パット・フェデリコに帰属する1952年の議会報告書のフレーズに基づいており、最終的には「太陽の下」というフレーズが30回登場する伝道の書から派生したものです。伝道の書#テーマ。
- ^ eBay Inc. 対 MercExchange, LLC、547 US 388 (2006)。
- ^ LabCorp 対 Metabolite, Inc.、548 US 124 (2006)。
- ^ Bilski事件、264 Fed. Appx. 896(Fed. Cir. 2008)。
- ^ Bilski事件、545 F.3d 943(Fed. Cir. 2008)(大法廷)。
- ^ Bilski、545 F.3d 959ページ。
- ^ 同上、960ページ。
- ^ 同上、960ページ注19。
- ^ Mayo-Alice の分析によると、 State Streetのクレームは、ハブアンドスポーク ファンドをパートナーシップとして課税する特定の IRS 規制に準拠するという抽象的なアイデアに向けられています。実装は、従来の汎用コンピュータ実装です。
- ^ Robert Sachs、Bilskiblog Archived 2016-06-29 at the Wayback Machine、「#AliceStorm In June: A Deeper Dive into Court Trends, and New Data On Alice inside the USPTO」(2015年7月2日) を参照 (「たとえば、連邦裁判所における [ Alice判決後の] 無効率 73.1% は、地方裁判所では 70.2% (96件中66件)、連邦巡回区控訴裁判所では驚くべき 92.9% (14件中13件) に分かれます。」)。
- ^ Loyalty Conversion Sys. Corp. v. American Airlines, Inc.、__ F. Supp. 3d __、No. 2:13-cv-655、2014 WL 4364848 (ED Tex. Sept. 3, 2014)( AliceおよびMayoへの引用は省略)。
外部リンク
- State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc. , 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998)のテキストは、CourtListener Findlaw Justia OpenJurist Google Scholar から入手できます。
- 「アルゴリズムが誕生 ― ソフトウェア特許ブーム」
- コーネル大学ウェブサイトの解説
- 「ゴールドラッシュのあと」
