レックスマーク・インターナショナル社 対 スタティック・コントロール・コンポーネンツ社

2002年12月30日、レックスマークはケンタッキー州東部地区連邦地方裁判所にSCCを提訴した。訴状では、SCCが以下の行為を行ったと主張されていた。

• トナーローディングプログラムをコピーして著作権法^{[ 8 ]に違反し、}
• Lexmarkカートリッジチップとプリンター間の暗号化された認証シーケンスを回避する製品を販売することで、DMCA ^{[ 9 ]に違反した。 [ 7 ]}

2003年3月3日、カール・S・フォレスター判事はレックスマーク社に仮差止命令を出し、SCC社がカートリッジチップを流通することを阻止した。この判決は物議を醸した。^{[ 10 ] [ 11 ]}

著作権侵害の申し立てに関して、裁判所は以下のとおり判断した。

• トナーローディングプログラムの使用は、確かに著作権侵害の可能性が高い^{[ 12 ]。}なぜなら、トナーローディングプログラムは、SCCがDMCAに基づいてコピーする権利を有する「ロックアウトコード」ではなく^{[ 13 ] [ 14 ]}、トナーローディングプログラムはさまざまな方法で書き換えることができ（したがって、著作権保護の対象となるのに十分な創造性があった）からである^{[ 12 ] [ 15 ] 。}
• 著作権局が2つの番組に著作権登録を認めた決定は、これらの番組が著作権の対象となる可能性が高いことを示している。^{[ 14 ] [ 16 ]}
• 認証システムの複雑さから、SCCはLexmarkの著作権で保護されたプログラムを使用せずに認証を回避できることを知る由もなかったが、SCCは「しかし、無害な侵害であっても、やはり侵害である」として、これは問題ではないと判断した。^{[ 17 ]}
• フェアユースは適用されなかった。^{[ 18 ]}

DMCAの申し立てに関して、裁判所はSCCのマイクロチップがLexmarkの認証シーケンスを回避したと判断し^{[ 19 ] [ 20 ]}、DMCAのリバースエンジニアリング例外は適用されないと判断した。なぜなら、リバースエンジニアリング例外は既存のプログラムと相互運用する必要のある新しいプログラムの独立した作成のみを対象としており、SCCは新しいプログラムを作成しなかったからである^{[ 21 ] 。}

SCCは地方裁判所の判決を第6巡回控訴裁判所に上訴した。米国における連邦控訴の慣例に従い、3人の裁判官による合議体が審理を行った。この合議体は、ギルバート・S・メリット控訴裁判官、ジェフリー・S・サットン控訴裁判官、そしてジョン・フェイケンス（控訴裁判所を一時的に補佐する地方裁判所裁判官）で構成されていた。2004年10月26日、裁判官らは判決を下し、3人全員がそれぞれ個別の意見を述べた。

レックスマーク社は、第六巡回区控訴裁判所全員による審理を求める申し立てを行った。第六巡回区控訴裁判所は、2005年2月にこの申し立てを却下した。

米国最高裁判所訴訟規則第13条は、控訴裁判所における訴訟で敗訴した当事者に対し、控訴裁判所が判決を下した日、または控訴裁判所における再審請求が却下された日から90日以内に、上告許可令状の請願書を提出することを義務付けている。レックスマーク社が上告許可令状を提出しなかったため、90日間の期間が経過し、第6巡回区控訴裁判所の判決はあらゆる目的において確定した。

第6巡回区控訴裁判所の判決は、少なくとも2つの点で注目に値する。

1. 3人の裁判官は全員、意見の中で、DMCAは著作権法のより広範な公共目的と整合するように解釈されるべきであり、著作権法で想定されていない追加的な制限を技術製品の製造者に課す新たな権限を与えるものとして解釈されるべきではないことを強調した。
2. これは、レックスマーク、ヒューレット・パッカード、エプソンといった大手プリンターメーカーが、サードパーティのインク販売業者との長年にわたる戦いにおいて、稀に見る敗北を喫したことを意味する。

Lexmark 2004 は、その後の米国連邦巡回控訴裁判所のThe Chamberlain Group, Inc. v. Skylink Technologies, Inc.の判例とも一致しており、したがって、DMCA は著作権で保護された素材を組み込んだ耐久財に対する新たな種類の責任（財産権ではない）を創設することを意図していたことを強調している。^{[ 35 ]}

第6巡回区控訴裁判所の判決に先立ち、Static Control社は2004年に、自社が新たに改良したチップがLexmark社の著作権を侵害していないことを連邦著作権法およびDMCAに基づき確認する訴訟を別途提起した。これに対し、Lexmark社は特許侵害、DMCA違反、不法行為を主張する反訴を提起し、3社の再生製造業者を第三者被告として追加した。

差し戻し審において、レックスマークはスタティック・コントロールのすべての反訴を棄却するよう申し立て、それが認められた。審理の過程で、裁判所は以下の判決を下した。

• レックスマークの機械特許のうち9件は有効であったが、デザイン特許のうち2件は無効であった。^{[ 36 ]}
• レックスマーク社は、3人の共同被告に対する直接特許侵害の主張について略式判決を受けることになるだろう^{[ 37 ]}。
• レックスマークのプレベートカートリッジの単回使用ライセンスは有効であり、プレベートトナーカートリッジがエンドユーザーに最初に販売された後もレックスマークの特許が消滅することはなかった。^{[ 36 ]}しかし、これは後に米国最高裁判所のクアンタコンピュータ社対LGエレクトロニクス社の判決を受けて、裁判官によって修正された。^{[ 38 ]}

したがって、裁判の争点は、レックスマークによるスタティック・コントロールに対する特許侵害誘発の主張と、スタティック・コントロールによる特許濫用の抗弁のみであった。地方裁判所判事グレゴリー・フレデリック・ヴァン・タテンホーブは、陪審に対し、特許濫用に関する判断は助言的なものであると指示した。陪審は、スタティック・コントロールは特許侵害を誘発しておらず、レックスマークが特許を濫用したと助言した。レックスマークは、以前の法律問題としての判決を求める請求を改めて行い、特許誘発の主張について再審理を求める申し立ても行ったが、いずれも地方裁判所は却下した。両当事者は期限内に控訴した。

全員一致の判決で、地方裁判所の判断は、ランハム法およびノー​​スカロライナ州法に基づくスタティック・コントロール社の反訴棄却を除き、承認された。これらの反訴棄却については、破棄され、再審理のために差し戻された。

特に、以下のことが主張された。

• 第6巡回区控訴裁判所は、 28  U.SC § 1291に基づき控訴審理の管轄権を有していた（ 28 U.SC § 1295に基づき連邦巡回区控訴裁判所に付託されるのではなく）。     
• 地方裁判所は、仮差止命令審理中に差し押さえ保証金の額を増額したことにおいて、裁量権を濫用していない。
• SCC による、クレイトン法第 4 条および第 16 条に基づく連邦反トラスト法違反の反訴は、 Associated Gen. Contractors of Cal., Inc. v. Cal. State Council of Carpenters ("AGC")で確立された基準に基づき、訴訟提起資格がないとして却下された。^{[ 39 ]}
• SCCのランハム法に基づく虚偽広告に対する反訴は有効である。なぜなら、第6巡回区控訴裁判所は、訴訟適格を判断するために「合理的な利益」基準を適用しているからである（第2巡回区控訴裁判所と同様であり、第7、第9、第10巡回区控訴裁判所で使用されるカテゴリーテストや、第3、第5、第8、第11巡回区控訴裁判所で使用されるAGCアプローチとは異なる）。
• SCCのノースカロライナ州不公正欺瞞的取引慣行法^{[ 40 ]}に基づく不公正競争および虚偽広告に関する反訴は、ノースカロライナ州控訴裁判所^{[ 41 ]}によって州法の下で有効であると判断された。

この判決は、特許法の分野における権利消尽の原則に対するQuanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.の影響に関する地方裁判所の判決も維持した。有効なライセンス制限の対象であっても、特許商品の販売によって特許権が消尽すると判断することで、実質的にQuantaに広範な解釈を与え、特許品の使用分野を区別しようとする差別的ライセンス制度を特許法を通じて執行不能にする恐れがある。^{[ 42 ]}しかし、米国連邦巡回控訴裁判所のLexmark Int'l, Inc. v. Impression Prods., Inc.の判決により、この問題が再び取り上げられた。^{[ 43 ]}裁判所は、特許品の販売後、特許権者は、顧客との契約に違反している場合や米国外から輸入されている場合であっても、その品のさらなる使用に関連する特許侵害で訴訟を起こすことはできないと判断した。

ランハム法に基づく訴訟提起資格に関する巡回裁判所の判決に対し、レックスマーク社は米国最高裁判所に上訴し、2013年6月3日に上訴受理が認められた。この訴訟は2013年12月3日に審理され^{[ 44 ]} 、最高裁に提起された争点は以下のとおりであった。

ランハム法に基づく虚偽広告訴訟を提起する当事者の適格性を判断するための適切な分析枠組みは、以下のとおりか。

1. Associated Gen. Contractors of Cal., Inc. v. Cal. State Council of Carpenters [ ^{45 ]で}示された要素は、第 3、第 5、第 8、および第 11 巡回区で採用されています。
2. 第七巡回区、第九巡回区、第十巡回区で採用されている、実際の競争相手による訴訟のみを認めるカテゴリーテスト。
3. より広範な「合理的な利益」テストのいずれかのバージョン。これは、本件で第六巡回区控訴裁判所が適用したものか、または以前の事件で第２巡回区控訴裁判所が適用したもののいずれかである。

レックスマークはAGCテストを支持する主張をしたが、SCCは、適切なテストは実際には行政手続法、絶滅危惧種法、および公民権法第7編に関連する事件で適用されてきた、法律によって保護される「利益の範囲」のテストであるべきだと主張した^{[ 46 ] [ 47 ] [ 48 ]}。公聴会では、レックスマークの提出書類はSCCの提出書類よりも集中的に検討されたようである^{[ 49 ]。}

2014年3月25日、米国最高裁判所は、Static Control社がランハム法に基づいて訴訟を起こす資格があるという第6巡回区控訴裁判所の判決を全員一致で支持した。^{[ 3 ]}

裁判所は、虚偽広告における訴訟適格性を評価するための新しいテストを開発し、第 6 巡回区の「合理的な利益テスト」を含む既存のテストを却下した。^{[ 50 ]}この点に関して、スカリア判事が採用したアプローチは、いくつかのステップから構成されている。^{[ 3 ] [ 50 ]}

1. 第3条に基づき、原告は、被告の争われている行為にかなり起因し、有利な司法判断によって救済される可能性が高い、具体的かつ個別的な「事実上の損害」を被ったか、または差し迫って被る恐れがなければならない。^{[ 51 ]}
2. AGCは、法律解釈の問題として、議会によって創設された私的救済の範囲、および立法によって付与された訴訟原因に基づいて私的損害賠償訴訟を提起できる「人々のクラス」を確定することを要求する。^{[ 45 ]}
3. 法定訴訟原因は、「援用された法律によって保護される利益の範囲内にある」原告にのみ適用され、^{[ 52 ]}「利益の範囲内」という表現は、一般的に適用される要件であり、議会はそれを背景として立法していると推定され、「明示的に否定されない限り適用される」ため、すべての法定訴訟原因に適用されます。^{[ 46 ]}
4. 法定訴訟原因は、その損害が法の違反によって直接引き起こされた原告に限定されると推定される。^{[ 53 ]} §1125(a)に基づいて訴訟を起こす原告は、通常、経済的または評判上の損害が被告の広告による欺瞞から直接生じたことを証明しなければならず、それは消費者の欺瞞によって消費者が原告との取引を控えるようになった場合に発生する。
5. 利害関係の範囲テストと近因要件を直接適用すると、§1125(a)に基づいて誰が訴訟を起こせるかについての関連する制限が与えられます。

スカリア判事は、近因の範囲について議論する中で、次のように述べた。

地方裁判所は、レックスマークとスタティック・コントロールは直接の競合関係にないことを強調した。しかし、誹謗中傷による名誉毀損を主張する場合、近因関係に競争関係は必要ない。被告の目的が直接の競合相手に損害を与えることであり、原告が単に付随的な損害を受けた場合でも同様である。自動車用のエアバッグを異なる第三者メーカーから購入している2つの競合自動車メーカーを考えてみよう。最初の自動車メーカーが、2番目の自動車メーカーから売上を奪おうとして、2番目の自動車メーカーが使用するエアバッグに欠陥があると虚偽の主張をした場合、2番目の自動車メーカーとそのエアバッグ供給業者の両方が名誉毀損を受け、結果として売上が減少する可能性がある。このような状況では、どちらかの当事者の損害が他方の損害の派生的であると考える理由はない。それぞれが、自社製品への攻撃によって直接的かつ独立して損害を受けている。

これまで各巡回裁判所が採用してきたテストは、いくつかの点で問題があるとして却下された。

裁判所の判決は「法定訴訟資格に関する見事な扱い」であり、「今後数十年にわたり判例集に再録され、弁論要旨で引用されることは確実」であると評された。^{[ 55 ]}この判決は、当該事件に直接関連する範囲を超えて、より広い範囲に及ぶものと見なされた。

• 現在の裁判所が訴訟の扉を開くのは異例であると指摘された^{[ 56 ]}
• 裁判所は、訴訟提起資格に関する既存の法理の注目すべき部分を否定した^{[ 55 ]}
• 裁判所はまた、この問題に関する巡回裁判所の解釈をすべて拒否し、独自の見解を提示するという異例の措置をとった^{[ 55 ]。}
• 新しい基準は、一部の巡回裁判所が定義したほど狭義に原告適格の要件を定義していませんが、近因テストを追加することで、最終的には原告が原告適格を示すことがより困難になる可能性があります^{[ 50 ]。}
• 裁判所が、いわゆる「慎重な」考慮事項ではなく、法律の目的と、法律が認可する内容に対するその意味合いに焦点を当てていることは、訴訟提起資格を制限し、幅広い連邦法の下で誰が訴訟を起こせるかについての議論を変える可能性がある^{[ 57 ]。}