二重特許

二重特許とは、一つの発明に対して、同じ所有者に、同じ国で二つの特許を付与することです。欧州特許庁によると、ほとんどの特許制度では、一つの発明に対して、同じ出願人に二つの特許を付与することはできないというのが原則として認められています。^[1]しかし、二重特許の基準は管轄によって異なります。

オーストラリアの特許法には、同一の発明について同一発明者への二重特許の禁止が定められているが、異なる発明者への二重特許の禁止は定められていない。^[2]第64条(1)項は、まず特許長官に、同一の発明に対して複数の特許を付与する裁量を与えている。

「この条項に従い、同一または実質的に同一の発明について 2 件以上の特許出願がある場合、それらの出願のうち 1 件に対する特許の付与は、他の出願に対する特許の付与を妨げるものではありません。」

しかし、64条(2)項は、同一の発明者に複数の特許が付与される場合には、そのような付与を禁止している。

"どこ：

（ａ）標準特許出願は、特許の対象となっている発明と同一の発明を同一の発明者によってなされたものを請求するものであり、

（ｂ）各完全明細書における関連する請求項は同一の優先日を有すること。

この出願に対して標準特許を付与することはできません。」

1990年特許法に含まれる法定規定は、ドレフュス事件で確立された法律を成文化したものである。^[3]出願は審査され受理される可能性があるが、二重特許規定により、問題となっているクレームの修正または付与された特許の放棄によって異議が取り除かれない限り、または2番目の出願を優先してその異議が取り除かれるまでは、2番目の出願に対する特許付与は行われない。

カナダでは、最高裁判所は二重特許には2つの分野があると指摘している。^[4]二重特許の最初の分野（「同一発明」または「新規性型」の二重特許）では、発行された2つの特許のクレームが同一または隣接してはならないと規定されている。二重特許の2番目の分野（「自明性型」の二重特許と呼ばれる）では、発行された2つの特許のクレームが互いに「特許上異なる」（自明でない）と規定されている。同じ日に期限が切れる出願であっても、二重特許の異議申し立てを受ける可能性がある。裁判所は、1つの発明に対して2つの特許を所有することは不当な利益を構成するとみなしているからである。^[5]

技術的には、二重特許は発行された特許間でのみ存在できます。ただし、出願の係属中に審査官が二重特許の異議を申し立てる場合があります。特許庁の立場では、そのような異議は礼儀として申し立てられるものであり、審査官には審査中に二重特許の状況を特定する義務はありません。^[6]この点に関してカナダの慣行は米国の慣行とは大きく異なり、二重特許の異議に遭遇すると、カナダ特許法にはターミナルディスクレーマーに関する法定規定がありません。したがって、ターミナルディスクレーマーでは二重特許の異議を克服できません。代わりに、出願人は（クレームについて議論または修正することによって）クレームが同時係属中の出願のクレームと照らし合わせて特許的に異なることを証明する必要があります。

自発的に提出された分割出願は、二重特許を理由に攻撃を受ける可能性がある。しかし、審査中に特許庁によって分割出願が強制された場合（すなわち、発明の単一性に関する異議を克服するため）、カナダ最高裁判所は、そのような出願とその親出願は二重特許の異議の対象とならないとしている。^[7]

欧州特許条約（EPC）には二重特許に関する具体的な規定はない。^[8]しかし、欧州特許庁（EPO）の審判部はいくつかの事件でこの問題に対処し、最終的に2019年2月に拡大審判部への付託が発表された。^[9]

2000年、EPOの技術審判部3.5.2は、T 587/98事件において、「EPCには、分割出願において、親出願（または本件のように特許がすでに付与されている場合は特許）の独立クレームに関連する独立クレーム（明示的に、または実際のクレームを明示的な選択肢を記載した仮想クレームに分割することによって得られた仮想クレームとして）の存在を禁止する明示的または暗黙的な規定はなく、その「親」クレームには「分割」クレームのすべての特徴と追加の特徴が組み合わされている」と判決を下した。^{[10] [11]}

しかし 、2007年6月、欧州特許庁の拡大審判部は、 G 1/05事件およびG 1/06事件において、傍論として^[12]、

「二重特許禁止の原則は、出願人がすでに同じ主題について特許を1つ取得している場合、同じ主題について2番目の特許の付与につながる手続きに正当な利益がないという根拠に基づいている。」^[13]

したがって、審判部は、「分割出願の修正は、修正された分割出願が係属中の親出願または付与された親特許と同じ主題を主張する場合、異議を申し立てられ、拒否される」というEPOの慣行を受け入れた。^[13]

その後すぐに、2007年7月、T 307/03事件の技術審判部3.3.07は拡大審判部の判断に従い、「二重特許禁止の原則」がEPCの下で適用可能であると判断した。^{[14]また、二重特許禁止は「後のクレーム（}親出願で既に付与されたクレームと比較して）」にも適用可能であると判断した。^{[15]審判部は特に、その判断を}EPC第60条の「欧州特許を受ける権利は発明者またはその権利承継人に帰属する」という文言に基づいて行った。^[16]言い換えれば、

「発明者（またはその承継人）に特許が付与されると、この特許権は消滅し、欧州特許庁は、発明者（またはその承継人）が既に特許を付与されている主題について、さらなる特許を付与することを拒否する権利を有する。」^[16]

T 307/03事件の審判部は、EPCに「矛盾するクレーム」を禁止する根拠はないという以前の決定T 587/98の明らかな結論に明確に反対した。^[17]

T 307/03事件は、付与された欧州特許の係属中の分割出願に関するもので、3件の請求が係属中であった。主請求において、請求項1の主題は、付与された欧州特許（すなわち、親出願に基づいて付与された特許）の請求項1に従属する場合の請求項3の主題と正確に一致していた。^[18]そのため、請求項は二重特許として異議を申し立てられ、主請求は審理に持ち込まれなかった。^[18]最初の補助請求も、基本的に同じ理由で審理に持ち込まれなかった。^[19]最後に、2番目の補助請求では、主請求の主題は、付与された親出願の請求項3の主題に含まれていた。^[20]この請求も、二重特許を理由に審理に持ち込まれなかった。^[21]そのため、分割出願は拒絶された。

T 1391/07事件（2008年11月）において、審判部3.4.02は、2つの出願の請求項が重複しているだけであり、分割出願で請求された発明によって求められる保護の範囲が、付与された親特許の請求項によって付与される保護の範囲と概念的に異なる場合には、二重特許の異議は生じないと判断した。^[22]言い換えれば、審判部は、それぞれの保護範囲に部分的な重複がある場合には、

「[分割出願の]請求項1と付与された親特許の請求項1には、それぞれの請求項の主題を他の請求項の主題と明確に区​​別する少なくとも1つの技術的特徴があり、これらの区別する特徴は、[分割]出願で請求された発明によって求められる保護の範囲が付与された親特許の請求項1によって付与される保護の範囲と概念的に異なるようなものである」^[23]

これは二重特許異議申立にはつながりませんでした。^[24]これは審判部3.4.02により、決定T 118/91、理由の2.4.1項、^[25] T 80/98、9項、^[26] T 587/98（EPO官報2000、497）、3.3項、^[10] T 475/02、8.6項、^[27] T 411/03、4.2項、^[28] T 425/03、4.2項、^[29] T 467/03、4.2項、T 468/03、​​4.2項、^[30]及びT 579/05、2.2項、^[31]並びに決定G 1/05及びG 1/06の付言と一致していることが判明した。^[24]

2008年、T936/04事件において、審判部3.3.07は、二重特許は異議の理由にはならないと判断した。^[32]しかし、

「欧州特許庁の裁量により、異議申立または異議上訴手続きにおいて、提案された修正されたクレームに対する異議を申し立てることができるが、これは明らかなケースにのみ行うべきである。二重特許禁止の原則の目的は、不必要な労力の重複を避けることであり、欧州特許庁の裁量に、審理中のケースと他の手続きで認められた可能性のあるクレームとの複雑な比較を行う義務を課さないことである。」^[33]

2004年7月以来、二重特許の問題は、シンガポールのすべての特許出願の取り消しの根拠の一つとなっている。^{[34]シンガポール特許法第80条(1)(g)項に基づき、「当該特許が、同一の発明について、同一の}優先日を有し、同一の当事者またはその承継人によって出願された2件以上の特許のうちの1件である場合」、特許は取り消される可能性がある。^[34]

英国（UK）の特許法には、二重特許の禁止に関する明示的な規定が含まれています。1977年英国特許法（改正後）第18条（5）には次のように規定されています。

「同一の出願人またはその承継人により、同一の優先日を有する同一の発明について2件以上の特許出願が提出された場合、特許長官は、その理由に基づき、複数の出願に基づく特許の付与を拒否することができる。」^[35]

この禁止は、同じ発明に対して付与された欧州特許に対応する英国の特許出願にも適用される。同法第73条(2)には次のように規定されている。

「本法に基づく特許と欧州特許（英国）が同一の優先日を有する同一の発明に対して付与されており、かつ、特許出願が同一の出願人またはその承継人によってなされたことが長官に明らかである場合、長官は、本法に基づく特許権者に意見を述べ、特許明細書を修正する機会を与えなければならない。また、特許権者が、同一の発明に関して２つの特許が存在しないことを長官に納得させられない場合、または同一の発明に関して２つの特許が存在することを防ぐように明細書を修正できない場合、長官は特許を取り消さなければならない。」^[36]

この条項の解釈は文字通りに行われるべきである。^[37]マーリーの特許事件（[1994] RPC 231）を引用して、インテル社の事件（英国特許第2373896号）において、審問官ベン・ブキャナン氏は次のように述べた。

「特許の抵触を判断する基準は、2つの特許が同じ発明概念を定義しているかどうかではなく、各特許の請求項が適切に解釈された場合に同じ発明を定義しているかどうかである。」^[38]

2023年現在、二重特許の問題は米国特許法における最も論争の多い問題の1つである。^[39]これは主に、特許審査官が出願人に対して各特許出願を多数の分割出願に分割することを要求する、制限要求の濫用的な慣行によって引き起こされる。分割出願ごとに別個の調査、審査、維持手数料の支払いが必要となる。特許期間調整により、これらの分割出願は異なる有効期限を持つことが多く、これはすべての分割出願の有効期限が切れるまで発明を実施できない可能性がある競合他社にとって不公平である。一方、特許侵害者は、結果として生じた分割出願を二重特許の証拠として互いに不利に利用し、発行された特許を無効にすることに成功している。詳細は以下に記載する。

米国には、二重特許拒絶の 2 つのタイプがある。1 つは、 発明者が「特許を取得できる」と単数形で規定する 35 USC § 101に基づく「同一発明」タイプの二重特許拒絶である。2 つ目の拒絶タイプは、「自明性タイプ」または「非法定」二重特許と呼ばれるものを排除する。非法定二重特許拒絶は、公共政策に基づいて司法によって作成された原則に基づいており、主に、2 番目の特許のクレームが先行特許のクレームの明らかなバリエーションであることを禁止することにより、特許期間の延長を防ぐことを意図している。^[40]このタイプの二重特許拒絶には、単一の共通発明者のみが必要であり、共通の所有権は必要ではない。^[41]「先行クレームと特許上区別できない」または「区別できる」という用語は、「自明性タイプ」二重特許を説明するためによく使用される。

1952年以前、米国の特許出願人は、たとえ特許審査官が特許出願を複数の分割出願に分割するよう要求したとしても、分割出願が裁判所で二重特許無効の根拠として互いに不利に使われるという問題にしばしば直面していた。これは、損失と損失の状況に直面していた特許権者にとって不公平な慣行であった。米国議会は最終的に、 1952年特許法第121条でこの問題に対処し、発明者が審査官による制限要求に応じて分割出願を提出する場合、一方の制限出願は他方の「参照として使用してはならない」という条項を追加した。^[39]

二重特許拒絶は、継続中の特許出願でよく見られる。自明性型の二重特許拒絶は、同一発明の二重特許拒絶とは異なり、特許出願人がターミナル・ディスクレーマーを提出し、後に発行される特許の期間が先の特許の期間を超えて延長されることを放棄すれば、通常は克服できる。ただし、ディスクレーマーを提出できるのは、両方の特許に同じ発明者または発明者の組み合わせが記載されている場合のみである。その場合でも、不利な事実を理由に拒絶が継続される可能性がある。^[42]ディスクレーマーは、発明が「同一」であることを自白するものではなく、発明者が「発明」について自白した場合に禁反言や契約上の義務を生じさせるものではない。^[43]

特許審査官が、元の特許出願を 2 つ以上の 分割特許出願 ( 35 USC § 121) に分割するという制限要件を 発行した場合にのみ、特許出願人は将来的に二重特許の告発から免責されることができます。したがって、特許出願人は出願を自発的に分割しないことをお勧めします。また、このような分割が発生した場合 (たとえば、一部継続出願の提出による)、親出願を放棄して審査官が CIP に制限を発行することが出願人の最善の利益になる場合があります。

分割出願の請求項が後に「審査官が定めた制限要件と一致しない」ように修正された場合、特許権者は二重特許の告発に対する免責を失う（Symbol Technologies, Inc. v. Opticon, Inc., 935 F.2d 1569, 19 USPQ2d 1241 (Fed. Cir. 1991); Gerber Garment Technology, Inc. v. Lectra Systems, Inc., 916 F.2d 683, 16 USPQ2d 1436 (Fed. Cir. 1990) を参照）。一致が存在するためには、審査官が制限要件で特定した独立かつ別個の発明間の境界線が維持されなければならない。916 F.2d at 688, 16 USPQ2d at 1440。^[44]

• 欧州特許条約
  • EPO における審査ガイドライン、セクション g-iv、5.4：「二重特許」。
  • 欧州特許庁審査ガイドライン、セクション c-ix、1.6：「クレーム」（分割出願）
  • 欧州特許庁審判部法務調査サービス、欧州特許庁審判部の判例（第 10 版、2022 年 7 月）、ii.f.5：「二重特許の禁止」
• アメリカ合衆国
  • 804 特許