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欧州特許条約（EPC）第123条[ 1 ]は、 EPCに基づく補正、すなわち欧州特許出願または特許の補正、特に補正が認められる条件に関するものです。具体的には、EPC第123条(2)は、出願時に提出された内容を超える主題の追加を禁止し、EPC第123条(3)は、特許付与後の補正による保護範囲の拡大を禁止しています。さらに、EPC規則80は、欧州特許庁（EPO）における異議申立手続中に実施できる補正の種類を制限し、EPC規則139は、 EPOに提出された文書の誤りの訂正に関するものです。
EPCは、出願人が出願後に欧州特許出願を構成する文書を原則として補正できると規定している。これは、出願人が出願書類を作成してEPOに提出する時点で先行技術の全体像を把握していない可能性があると考えられているためである。 [ 2 ]
欧州特許条約第123条(1)は、欧州特許庁(EPO)における手続において出願人が欧州特許出願を補正する権利、および（異議申立手続において）特許権者が欧州特許を補正する権利を規定している。[ 1 ]ただし、出願人は「少なくとも1回は自らの意思で出願を補正する機会」を与えられるため、これは実施規則に従って行われなければならない。[ 1 ]実施規則によれば、(拡張)欧州調査報告書を受け取る前の補正は、一般的に認められない。[ 3 ]補正は、拡張欧州調査報告書への応答として（すなわち、欧州特許条約規則70a(1)または(2)に基づく通知への応答として）、また、PCT出願の欧州段階への移行直後（すなわち、欧州特許条約規則161(1)に基づく通知への応答として）にも認められる。[ 4 ]その後、さらなる補正は審査部の同意を必要とする。[ 5 ]
欧州特許条約第123条(2)は、欧州特許出願または欧州特許は、出願時に開示された内容を超える主題を含むように補正してはならない（特許付与前および付与後を問わず）と規定している。[ 1 ]言い換えれば、補正は出願の当初の開示を超えることはできない。補正された主題は、当業者にとって、「一般的な知識を用いて、客観的に、かつ出願日との関連において」[ 6 ]、出願時に開示された内容から直接かつ明確に導き出せるものでなければならない。「補正後、当業者に新たな技術情報が提示されてはならない。」[ 6 ]このテストは、欧州特許庁において欧州特許条約第123条(2)への準拠を評価するための「ゴールドスタンダード」と呼ばれることが多い。[ 6 ]「欧州特許条約第123条(2)の根底にある考え方は、出願人が、出願時に開示されていない主題を追加することによって、不当な利益を得たり、元の出願の内容に依拠する第三者の法的安全性を損なったりする可能性のある不当な利益を得たりすることを許してはならないということである（…）」[ 7 ]この法的規定は、欧州特許条約が、出願時（すなわち出願日）の欧州特許出願の内容に、その法的効力に関してどれほど重要性を与えているかを示している。[ 8 ]
欧州特許条約第123条(2)は、補正によって出願時に存在しなかった表現が導入されたかどうかではなく、補正によって出願時に存在した内容を超える主題が導入されたかどうかに関係する。[ 9 ]言い換えれば、関連する唯一の問題は、当業者が、補正後の出願または特許において、出願時に含まれていた技術情報と比較して、追加の技術情報に直面しているかどうかである。そうであれば、欧州特許条約第123条(2)に違反していることになる。[ 10 ]
欧州特許の対象を、出願時に提出された内容を超えて拡張することは、異議申立ての根拠となる[ 11 ]、および特許取消の根拠となる[ 12 ] 。
提出された欧州特許出願の内容を評価する際には、適用される証明基準は厳格な基準、すなわち民事訴訟における通常の証明基準である「蓋然性の優越」ではなく、「合理的な疑いを超える」確実性である。[ 13 ]
免責条項は、クレームにおいて、クレームされていない主題を定義する。[ 14 ]さらに、免責条項は、クレームに否定的限定を導入する行為、すなわち「クレームの修正によって、一般的に一般的な特徴から特定の実施形態または領域を除外する「否定的」技術的特徴がクレームに組み込まれる」ことを意味する場合もある。[ 15 ]免責条項の許容性は、特定の条件に従う。
欧州特許庁審判部の判例によれば、権利放棄は特定の状況下でのみ認められており、 G 1/03およびG 2/03の決定で確認されている。
決定G 2/10において、拡大審判部はさらに以下のとおり決定した。
「1a. 出願時に開示された主題を放棄する放棄条項を導入することによるクレームの補正は、放棄条項の導入後にクレームに残る主題が、出願時に一般常識を使用する当業者に対して明示的または黙示的に直接かつ明確に開示されていない限り、欧州特許条約第123条(2)に違反する。」
1b. それが該当するか否かを判断するには、出願時に提出された出願における開示の性質と範囲、放棄された主題の性質と範囲、および補正後にクレームに残る主題との関係を考慮して、検討中の個々のケースの全体的な技術的状況の技術的評価が必要となる。」[ 20 ]
したがって、G 2/10 において、拡大審判部は、一定の条件の下で、出願人または特許権者が特許独占権の一部を放棄する可能性を実質的に回復した。[ 21 ]
欧州特許条約第123条(3)は、特許付与後、欧州特許によって付与される保護を拡大する補正を禁止しています。[ 22 ]例えば、「付与されたクレームの技術的特徴を、付与されたクレームに含まれていなかった主題にクレームを拡大させる別の技術的特徴に置き換えることは許されません。」[ 23 ]「欧州特許条約第123条(3)は、出願時にそのような拡大の根拠があったとしても、付与された特許のクレームの拡大を禁止することにより、第三者の利益を直接保護することを目的としています。」[ 24 ]特許付与前は、第三者の法的保護は「当初開示された範囲を超えて補正によって出願の内容を拡張することを禁止することによって十分に保護されている」と考えられており、したがって特許付与前のクレームの拡大は禁止されていませんが、特許付与後は状況が異なります。特許付与後、「第三者の利益は、欧州特許条約第123条(3)によりさらに保護される。すなわち、特許権者のクレーム補正権は、付与された特許の範囲によって制限される。」[ 25 ]
拡大審判部決定G 2/88によれば、「考慮すべきは、補正前のクレームの総体と、提案された補正後のクレームの総体との比較である」[ 26 ] 。例えば、異議申立手続中にクレームの対象が別の実施形態に変更され、それによってクレームの保護範囲が拡大された場合、その補正または変更は、欧州特許条約第123条(3)に反する。[ 27 ]
審判部の判例によれば、欧州特許に、出願時に開示されなかった特徴が含まれている場合（欧州特許条約第123条(2)に違反）、かつ、この特徴の削除によって、付与された特許によって付与された保護範囲を超える保護範囲が拡大される場合（欧州特許条約第123条(3)に違反）、原則として、欧州特許は取り消されなければならない。[ 28 ]原則として、このような状況につながる補正が審査部によって審査中に承認されたかどうかは問題ではない。[ 28 ]なぜなら、いかなる補正についても、常に出願人が責任を負うからである。[ 29 ]
ドイツ連邦最高裁判所（BGH）はこの問題に対して別の解決策を採用し、特許権者がこの落とし穴を完全に回避できるようにした。いわゆる「脚注による解決策」である。出願時に当初開示されていなかった限定的特徴はクレームに残しておくことができ、保護範囲を制限するが、特許性の評価においては無視される。[ 30 ]
異議申立手続中、特許権者は、欧州特許の明細書、請求項及び図面を修正できるのは、「修正が第100条に基づく異議申立の理由による場合であって、異議申立人がその理由を主張していない場合でも」に限られる。[ 31 ]
欧州特許条約第139条は、特定の形式の補正、すなわち欧州特許庁に提出された文書の誤りの訂正に関するものです。第139条には2つの文があり、最初の文は、一般的に「欧州特許庁に提出された文書の言語上の誤り、転写の誤り、および間違いは、請求により訂正することができる」と規定し、2番目の文は、請求された訂正が発明の開示に関する特許出願または特許の部分、すなわち明細書、請求項、または図面に関するものである場合、「訂正は、提示された訂正以外に意図されたものがないことが直ちに明らかであるという意味で、自明でなければならない」と述べています。[ 32 ]
（…）決定の限定された枠組み。彼らは非公開の免責条項について話していた。
私の理解では、拡大審判部は、権利放棄を、保護措置を条件とする特許独占の一部放棄として、その地位をほぼ回復した。