Leitch Manufacturing Co. 対 Barber Co.

バーバー・アスファルト社は、ヘイデン米国特許第1,684,671号を取得しました。この特許は「コンクリートの養生中に蒸発を防ぐ方法」に関するものです。この特許は、道路などの打設コンクリートからの水の蒸発を遅らせることでコンクリートの養生を改善する方法を説明しています。この方法は、アスファルト、石鹸、水の混合物を調製してアスファルト乳剤を作り、これを打設したばかりのコンクリートに噴霧することを含みます。これにより、コンクリートの表面に不溶性の膜が形成され、コンクリート混合物中の水の蒸発を防ぐことで、水分子が水酸化カルシウムやその他の成分と反応してケイ酸カルシウム水和物を形成する化学反応が促進されます。その結果、ひび割れが軽減され、より強度のあるコンクリートが得られます。^{[ 2 ]}

バーバー社はアスファルト乳剤を製造・販売していた。この製品は古くから知られており、特許は取得されておらず、特許取得済みの製法以外にも多くの用途があった。リーチ製造会社もアスファルト乳剤を製造・販売していた。バーバー社が特許を行使した方法は、道路建設用にアスファルト乳剤を販売することであった。同社は、道路建設業者に特許取得済みの製法の使用料を支払わせることはなかった。また、道路建設業者に製法の使用に関する書面によるライセンスを与えることも、製法を実施する際にバーバー社のアスファルト乳剤のみを使用することに同意させることもなかった。米国特許法では、特許権者が顧客に製品を販売する際に、顧客がその製品を特許の実施に使用することを前提としている場合、顧客は特許を使用する黙示のライセンスを取得する。「一方、バーバー社は、この特許未取得の材料を道路建設業者に販売する競合メーカーを、共同侵害者として訴えている。」^{[ 3 ]}

リーチは、Stulz-Sickles社を仲介業者として利用し、Standard Bitulithic社に瀝青乳剤を販売した。Standard Bitulithic社は、この特許技術を道路建設に利用しており、バーバーとStulz-Sickles社はStandard社がそれを利用することを知っていた。^{[ 4 ]}

バーバーはレイチとストゥルツ＝シックルズを訴えた。地方裁判所は、先行技術により特許が無効であると判断した。^{[ 5 ]}控訴審で、第3巡回区控訴裁判所はこれを覆した（2対1）。同裁判所は特許が有効であると判断し、バーバーが特許のない供給品を抱き合わせ販売することで特許の濫用を犯したという抗弁を却下した。これは、カービス社対アメリカン・パテント・デベロップメント社事件で示された規則に違反する。1人の裁判官は反対意見を述べた。「控訴人は、自社の製造工程で使用している特許のない成分の販売を差し止めようとしている。アスファルト乳剤は主要な商業品目であり、特許を取得することは不可能であった。また、それが特許製造工程で使用されているという事実によって、控訴人が独占権を得ることはできない。カービス事件。」^{[ 6 ]}

バーバー・アスファルト社対ラ・フェラ・グレコ・コントラクティング社事件^{[ 12 ]}において、第3巡回区控訴裁判所は、バーバー社がアスファルト乳剤を市場価格より1ガロンあたり2セント高いロイヤリティで購入者に販売し、購入者に特許プロセスを使用する権利を与えた一方で、他の供給元から購入したアスファルト乳剤の使用者にはアスファルト乳剤を塗布するコンクリート表面1平方ヤードあたり1セントのロイヤリティを支払うよう要求した場合、その販売慣行は他の供給元から購入したアスファルト乳剤の使用者に自由競争を妨げるほどの負担を課すものであると判断した。その理論は、バーバー社から購入した購入者が支払う1ガロンあたり2セントのロイヤリティと、他の場所でアスファルト乳剤を購入した者が特許プロセスを使用するために要求されるロイヤリティを顧客が均等にすることは不可能であるというものであり、これは特許プロセスを実施する際に1ガロンのアスファルト乳剤が5平方ヤードから20平方ヤードまで変化する表面に塗布される可能性があるためである。したがって、購入者が他社から購入した製品を節約して15年または20年分のコンクリートをカバーした場合、必要なライセンス料があまりにも高額になるため、特許権者以外から製品を購入する余裕がなくなってしまう。第3巡回控訴裁判所は次のように述べている。「ジョンソン・マーチ・トンプソンの中間業者を通さずに乳剤を購入する請負業者は、乳剤を薄く塗布するとコストが増加し、厚く塗布するとコストが減少するという経済的な矛盾に直面する。」

Dehydrators, Ltd. v. Petrolite Corp. [ ^{13 ]}事件では、製法特許の所有者が^、製法の使用料と供給された製品の料金を合わせた単一価格で、Tret-O-Lite Turkey Red Oil という特許のない製品を供給しました。特許権者は、特許のない製品を他所で入手することを希望する人に対して、特許のない製品の市場価格と特許権者が販売する同じ特許のない製品の価格の差額に基づくロイヤリティを支払うことで、製法を実施するための無制限のライセンスを提供するという選択肢を公に提示していたにもかかわらず、Leitch 事件に抵触しました。裁判所は次のように述べています。

被控訴人がトレト・オ・ライトの販売よりも特許の促進や活用に関心を持っていたならば、被控訴人から購入するか外部から購入するかにかかわらず、1ガロンあたり何セントのロイヤリティ料を設定することは非常に簡単なことであっただろう。実際、特許権者が所有する特許プロセスで使用する商業製品を販売する場合、ロイヤリティと製品の価格を分離せずに同じ単位にまとめる慣行は、特許独占が放棄されない限り製品の独占を促進する傾向があるという主張に完全に合致する他の方法はないと思われる。^{[ 14 ]}