アーセナル フットボール クラブ対リード

アーセナル・フットボール・クラブ対マシュー・リード事件は、無許可のアーセナル・フットボール・クラブ商品の販売に関する商標権侵害訴訟である。

アーセナルFCは登録商標を所有するサッカークラブです。マシュー・リードはアーセナルFCの登録商標をつけた土産物を販売していました。1999年1月、アーセナル・フットボール・クラブ社はマシュー・リードに対して訴訟を起こしました。彼らは、リードが登録商標の一部を侵害し、詐称通用行為を行ったと判断しました。欧州司法裁判所は、第三者の使用が商標の本質的な機能に影響を与えたか、影響を与える可能性があるかどうかを検討し、第三者による登録商標の使用は登録商標の機能に影響を与える可能性があると判断しました。

アーセナルFCは1886年に設立された有名なサッカークラブです。^[1]クラブは2010年5月31日までの事業年度に3億8170万ポンドの収益を上げました。 ^[2] とりわけ、マーチャンダイジング製品の販売によるものです。アーセナルFCは、1989年に登録された「アーセナル」という単語（登録商標番号1383343）、アーセナル キャノンの紋章（登録商標番号1387461）、アーセナルFCの紋章（登録商標番号1387589）、および「アーセナル ガナーズ」という単語（登録商標番号1393203）の英国商標登録を所有しています。 ^{[3]マシュー リードは、}ハイベリー スタジアム近くの屋台で約30年間、アーセナルFCのマークが付いたサッカー商品を販売していました。屋台には、商品が公式ではないことを示す注意書きと免責事項がありました。^[4]彼が提供した数少ない公式製品には特別なラベルが貼られていました。

アーセナルFCは、1999年1月に高等法院でリード社に対する第一審訴訟を起こした。彼らは、リード社が彼らの登録商標の一部を侵害し、詐欺行為を行ったと主張した。 [ ^5]高等法院は、詐欺行為の観点からこの主張を却下した。高等法院は、リード社が販売した製品は、売場の免責事項の通知により、顧客が原産地表示として気付かなかったと述べた。アーセナルFCは、顧客がオリジナル製品とリード社が販売した製品を区別できなかったことを証明できなかった。したがって、詐欺行為の主張の原因となった原産地のバッジとしてのマークの使用はなかった。さらに、マークは忠誠心と忠誠心のバッジとしてのみ使用されたと判断された。商標侵害の主張に関しては、標識のそれぞれの使用が商標侵害なのか、それとも単にマークとしての使用なのかを明確にすることが重要です。 1988年12月21日の第一理事会指令89/104の影響を受け、加盟国の商標に関する法律に近似する国内法でこの法的問題が扱われているかどうかを解釈することは困難であった。その問題を整理するために、高等裁判所は、以下の質問を欧州司法裁判所に付託した。^[6]

1. 商標が有効に登録され、

（ア）第三者が、その商標と同一の標章を、その商標が登録されている商品と同一の商品に関して取引上使用すること。

(b) 第三者は指令第6条(1)に基づき侵害に対する抗弁を有しない。第三者は、苦情の対象となっている使用が取引上の起源（すなわち、商品と商標権者との間の取引過程におけるつながり）を示すものではないという理由で侵害に対する抗弁を有するか？

2. もしそうなら、問題の使用が商標権者への支持、忠誠、または提携の証として認識されるという事実は十分な関連性があるか？^[7]

最初に、ECJ は、リードが業務上、アーセナル FC が登録した商標と同一の標識を使用していることを指摘しました。この特定のケースでは、商標権侵害があります。その上で、第三者の標識の使用がアーセナル FC にその使用を禁止する権利を与えるかどうかという疑問に答える必要がありました。あるいは、登録商標の所有者による特定の利益がなければならないかどうかです。この点で、ECJ は、商標指令の第 5 条 (1) (a) がその適用に特定の利益を必要とすることを明確にしました。続いて、ECJ は、特定の利益は本質的機能の侵害によって構成されると指摘しました。登録商標の所有者は、商標の本質的機能に関する利益が侵害された場合にのみ、同一の標識の使用を禁止できます。登録商標の本質的機能は、商品の原産地を特定することです。したがって、顧客が混同する恐れはありません。同一の標識を単に説明する方法で使用することは、商標の所有者の利益を侵害しません。 ECJ は、リード社が販売する製品のスタイルが、商取引の過程で、これらの製品とアーセナル FC の間に関係があるという印象を与える可能性があると確信している。リード社が販売する製品はアーセナル FC の公式製品ではないという売り場での免責事項でさえ、別の評価にはつながらない。ECJ の意見に従えば、何よりも、製品が売り場を去る頃には、他の顧客によってアーセナル FC の公式製品とみなされる可能性がある。ここで興味深いのは、その議論が、詐称通用請求の却下につながった議論と同一であることだ。これによると、詐称通用請求に関する決定は再検討する必要があるかもしれない。しかし、ECJ は、高等法院のこの以前の判決とその議論については何も述べなかった。この事件に戻ると、ECJ は、登録商標と同一の標識の使用は、原産地の保証、ひいては登録商標の本質的な機能を損なうのにふさわしいと確信しているものと想定している。したがって、この特定のケースでは、リードはアーセナルFCの特定の利益を侵害している。彼は商標指令第5条(1)の意味で標識を使用した。したがって、リードがアーセナルFCの公式ウェアではなく、アーセナルFCの標識を付けた製品を販売したことは商標権侵害である。^{[8] [9] [10]}

このため、欧州司法裁判所は、イングランドおよびウェールズ高等裁判所衡平法部から2001年5月4日の命令により付託された質問に対する回答として、次のように裁定した。「1988年12月21日の加盟国の商標に関する法律に近似する第一理事会指令89/104/EECの第6条(1)に含まれない状況において、第三者が、有効に登録された商標と同一の標識を、その商標が登録されている商品と同一の商品に商取引の過程で使用する場合、本件のような状況では、商標権者は、その指令の第5条(1)(a)に依拠して、その使用を阻止する権利を有する。その使用の文脈において、その標識が商標権者への支持、忠誠、または提携の印として認識されるかどうかは重要ではない。」^[11]

この判決は、商標指令の観点から商標法に特別な関連性がある。重要な要件は特定の利益であり、その結果として本質的な機能であると指摘した。法律の適用には、まず登録商標の所有者に特定の利益がなければならない。したがって、この特別な利益は商標の本質的な機能に関係している必要がある。この事件でECJは、本質的な機能は原産地の保証であると指摘した。他の本質的な機能が存在する可能性があるという考慮は、明らかである。そのような利益が存在するかどうか、そしてそれが何であるかについては、欧州司法裁判所は回答しなかった。^[12]

事件がECJからラディー判事に差し戻されたとき^[13] 、 ECJは管轄権を超えて事実認定を行っており、最初の判決における英国裁判所の認定とは矛盾していることが判明した。ラディー判事は、法の原則に関するECJの指針を適用し、事実に基づいて下された結論を無視した。事件はリードに有利な判決が下された。アーセナルは控訴した^{[14] 。}

控訴裁判所は控訴を認め、ECJ が事実認定を行った限りにおいて、その結論は裁判官が下した事実認定と矛盾せず、状況から見て必然的なものであったと判決を下した。ECJ は、第三者の使用が商標の本質的な機能に影響を与えたか、影響を与える可能性があるかを検討し、リードによる登録商標の使用は登録商標の機能の 1 つに影響を与える可能性があると判断した。

ECJ は、いかなる段階でも、原産地の指定であると公衆に理解されていない使用は侵害には当たらないと示唆したことはない。判事は、リードの商標使用は商品の原産地を示すものではないと判断したが、そのような使用がアーセナルの商標の本質的な特徴である原産地の保証に影響を及ぼしたり、それを危険にさらしたりする可能性があるかどうかを検討しなかった。リードの使用は、アーセナル産ではない商品が自由に流通していることを意味した。これは、アーセナルの商標が商品の原産地を保証する能力に影響を与えた。

また、スカーフやその他の衣料品に「アーセナル」という単語を使用することには、次の 3 つの意味がある可能性があると判断されました。

a) オーナーはアーセナルのサポーターだった

b) 商品はアーセナルから来た

c) 上記 2 つの組み合わせ。

証拠から、混同の事例は少数ではあるもののあったこと、そしてアーセナルの登録商標と同一の標識を見た消費者がアーセナルに苦情を申し立てたことは明らかだった。もしそのような混同の可能性がなかったら、リードが顧客に商品が公式ではないことを明示的に知らせる必要はなかっただろう。商標が原産地を示していることは明らかだった。

さらに、パッシングオフに関する判事の決定は疑問視された。オルダス判事のコメントは傍論ではあったが、パッシングオフの伝統的な形式はもはや訴訟原因の範囲を決定づけるものではなく、現在では「不公正取引」または「不公正競争」の法律に近づきつつあるとされた。現在（2007年4月）まで、オルダス判事のコメントが英国内でより広範な不公正競争の不法行為につながったという兆候はほとんどない。^[15]