マークマン 審問は、米国地方裁判所で特許侵害に関する訴訟のために行われる司法手続きです。マークマン審問では、裁判官が特許内の単語や語句の意味を解釈し、最終的に「クレーム解釈」と呼ばれるものを提供する責任があります。[1]これはクレーム解釈とも呼ばれます。[2]マークマン審問では通常、発明者に有利または不利な特許の範囲が定義されます。ただし、マークマン審問の影響には、(1) 考慮すべき証拠、(2) 控訴時の de novo 審査、(3) 司法資源の枯渇、(4)マークマン審問のタイミングなどがあります。[3]
インセプション
1996年のマークマン対ウェストビュー・インストゥルメンツ社事件[4]で、米国最高裁判所は、クレームの解釈は陪審にとって事実問題ではなく法律問題であると判断した。[5]通常、合衆国憲法修正第7条は、特定の状況下で、陪審裁判を受ける個人の権利を規定している。[6]しかし、裁判所は、場合によっては、特許クレームの解釈など、特定の問題に対処するには陪審よりも裁判官のほうが適していると判断した。[5]具体的には、マークマン事件の裁判所は、特許は契約のようなもので、過去には契約は裁判所によって審査されてきたと判断した。[3]したがって、特許文言を解釈するのは裁判所に最適である。[4]
効果と説明
内的証拠と外的証拠
マークマン審問の創設後に明確化が必要となった主な分野の一つは、クレーム解釈における証拠の使用であった。特許文言を分析する際に、裁判所はさまざまな情報源を参考にすることができる。[7]これらの情報源は最終的に内在的証拠と外在的証拠に分割された。[7]
内在的証拠には、(1)特許自体、(2)特許明細書、(3)特許履歴が含まれる。[7]言葉自体が最も重要な証拠源であり、特許の範囲を定義する。[8]裁判所は、言葉を通常の意味と「発明の詳細に照らして」分析しなければならない。[9]言い換えれば、裁判所は、問題となっている特許の意図された保護範囲を決定するために、言葉の明白な意味を検討しなければならない。
次に、裁判所はクレームの解釈において特許明細書を考慮する可能性がある。35 USC § 112 によれば、明細書には「発明およびその製造および使用の方法と過程について、それが関連する技術またはそれが最も密接に関連する技術の熟練者がそれを製造および使用できるように、完全、明確、簡潔、かつ正確な言葉で記述し、発明者または共同発明者が発明を実施するために想定する最良の方法を記載する」とされている。[10]特許の辞書として知られる明細書は、特許権者が通常の特許用語と矛盾する用語を使用しているかどうかを判断するために、特許と一緒に検討する必要がある。[7]
最後に、裁判所はクレームの解釈において特許履歴を考慮する場合があります。特許履歴は、特許商標庁への出願人の陳述を含む、特許承認前のすべての手続きに関する情報を提供します。[7]特許履歴は、裁判所にクレームの意図された範囲に関するより詳細な理解を提供する場合があります。[7]
外的証拠には、専門家の証言などの情報源が含まれます。[7]しかし、クレームを評価する際に、内的証拠と並行して外的証拠を使用できるかどうかについては、連邦巡回裁判所で議論がありました。[1] Vitronics Corp.の裁判所によると、内的証拠が曖昧なクレームを解決するのに十分である場合、外的証拠は使用されないものとします。[11]しかし、3年後、同じ裁判所は、Pitney Bowes, Inc .の事件で、内的証拠が単独で十分な場合でも、裁判官は外的証拠を指針として参照できると判断しました。[12]
2015年に最高裁判所は、クレームの解釈においては内的証拠のみを使用するべきであり、そのような検討を行った後でもクレームの用語が依然として曖昧な場合は外的証拠を使用できると明確にした。[13]
新規上訴審理
マークマン審問のもう一つの効果は、クレーム解釈のde novo審査である。[14]最高裁判所のMarkman v. Westview Instruments, Inc.の判決後、連邦巡回裁判所は、控訴におけるクレーム解釈の問題の適切な審査基準を決定する必要に迫られた。[15] Cybor Corp. v. FAS Techs. Inc.において、連邦巡回裁判所は、審査基準はde novoであると確認した。[16] de novoとは、控訴裁判所が下級裁判所の判決を、下級裁判所の判決に関係なく審査することと定義されている。[17]クレーム解釈に関する事件では、上級裁判所はクレームを解釈する際に下級裁判所の判決を考慮しない。
この再審理は、下級裁判所の判決の破棄率に関する研究につながった。[18] Markman以前の研究では、特許クレーム解釈の破棄率は約20.8%であることが示されていた。[18] Cyborでの裁判所の判決後、破棄率は32%に増加した。[18]このような高い破棄率の理由は、最終的に判決の統一性と一貫性の欠如をもたらした再審理の基準であった。[18]
2015年、最高裁判所は、de novo審査基準について言及した。[15] Teva Pharms. USA, Inc. v. Sandoz, Inc.において、最高裁判所はCyborでの判決を覆し、下級裁判所の事実認定が「明らかに誤り」でない限り、控訴裁判所はそれに従うべきであるとの判決を下した。[19]具体的には、下級裁判所は、内在的証拠のみを使用し、そのような審査の後でもクレームの条件が曖昧な場合は、外在的証拠を使用できるという基準を使用すると述べた。基礎となる事実について争いがある場合、裁判所は「外在的証拠の信頼性に関する [二次的な] 事実認定」を行うことができる。[15]控訴裁判所は、控訴時に事実認定を「明らかな誤り」について審査する。[15]
マークマン聴力検査のタイミング
マークマン審問をいつ行うかは、裁判所の判断に委ねられている。[3]連邦巡回裁判所は、審問をいつ行うべきかについて下級裁判所に明確な指針を与えておらず、むしろいつ行うべきかについての好みを暗示してきた。マークマン審問が行われる可能性のある時期としては、事前証拠開示中、略式判決時、および裁判中(ただし陪審員の指示前)が含まれる。 [3]
マークマン審問を事前証拠開示段階で実施することには、訴訟時間の短縮、早期和解、訴訟費用の削減、裁判所による特許請求の解釈を中心に証拠開示を集中させるなどの利点がある。 [3]欠点としては、証拠開示段階が短いこと、裁判所がほとんど情報がないまま請求の文言を解釈することなどが挙げられる。結局のところ、裁判所による初期の請求解釈は、より多くの情報が入手できるようになると後で変更される可能性があり、そのため早期のマークマン審問は非現実的である。[3]
ほとんどの裁判所は、裁判前の略式判決でマークマン審問を実施しています。訴訟のこの段階でマークマン審問を実施すると、問題となっている請求にとってどの請求が重要であるかを特定したり、裁判所が証拠開示を利用して請求を解釈したりできるなどの利点があります。 [3]しかし、訴訟のこの段階で審問を実施することの問題は、控訴で判決が覆る可能性があることです。[3] 2015年より前は、裁判所が略式判決で訴訟を却下した場合、請求の解釈はデノボレビューの対象でした。[3] 2015年以降、控訴はハイブリッド「明らかな誤り」基準の対象となります。[18]しかし、デノボレビュー基準の下での判決覆し率がこれまでと同じくらい高いままであるかどうかを判断するには、研究はまだ時期尚早です。[18]
マークマン審問は、遅くとも裁判中または裁判後、陪審員への指示の前に行われます。[3]利点としては、重要な背景情報なしにクレームの解釈が行われないこと、裁判官が問題となっている技術をよりよく理解できること、裁判官がすべての重要な証拠を聞いたことが挙げられます。 [ 3]欠点としては、陪審の決定が遅れること、陪審が裁判所の解釈なしに証拠を聞くこと、異なるクレームの解釈に関する議論があり、不必要な訴訟につながる可能性があります。[3]
インパクト
マークマン審問の主な結果は、特許請求がマークマン審問自体と裁判に分割されたことです。[1]まず、別の審問により、専門家を2回召喚することができました。[1]次に、証拠開示前の早い段階で請求を解釈する裁判所は、請求を適切に評価するために必要な内容のない特許文言を検討しています。[1]これらの要因により、訴訟費用が増加し、追加の裁判時間が必要になり、訴訟が長引く可能性があるだけでなく、裁判所が適切な知識なしに請求の解釈を行った場合、控訴で判決が覆る可能性も高くなります。
参考文献
- ^ abcde Niro, Raymond; Hosteny, Joseph (2002). 「Markman: An Infranger's Delight; an Inventor's Nightmare」セドナカンファレンスジャーナル3 ( 69): 70 – West Law経由。
- ^ Manzo, Edward ( 2011). 「特許クレームの解釈を改善する方法」。連邦巡回裁判所弁護士会誌。22 (203): 203 – West Law 経由。
- ^ abcdefghijkl Salmon, Timothy (2004). 「マークマン審問における手続き上の不確実性:連邦巡回裁判所が道筋を示すのはいつか」St. John's of Legal Commentart . 18 (1031): 1033 – West Law 経由。
- ^ ab マークマン対ウェストビューインスツルメンツ社、517 US 370 (1996)。
- ^ ab Lee, William; Krug, Anita (1999). 「依然としてMarkmanへの適応:クレーム解釈ヒアリングのタイミングに関する処方箋」Harvard Journal of Law & Technology . 13 (55): 56 – West Law経由。
- ^ 第七修正条項、ゴールドコピー§16.6.1。
- ^ abcdefg Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc.、90 F.3d 1576, 1582 (Fed. Cir. 1996)。
- ^ Bell Comms. Research, Inc. 対 Vitalink Comms. Corp.、55 F.3d 615, 619–20 (1995)。
- ^ 米国対アダムス事件、383 US 39、49(1966年)。
- ^ 35 USC § 112。
- ^ Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc.、90 F.3d 1576, 1583 (Fed. Cir. 1996)。
- ^ Pitney-Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co. , 182 F.3d 1298, 1308 (Fed. Cir. 1999).
- ^ テバ・ファームズ。 USA, Inc. 対サンド。 Inc.、135 S. Ct. 831 (2015)。
- ^ 69 CJS § 417。
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- ^ Cybor Corp. v. FAS Techs. Inc.、138 F.3d 1448 (Fed. Cir. 1998) (en banc)。
- ^ Oldfather, Chad (2008). 「Universal De Novo Review」. George Washington Law Review . 77 (308): 308 – Hein Online経由。
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- ^ Teva Pharms. USA, Inc. v. Sandoz, Inc. , 135 S. Ct. 831, 836 (2015); Fed. R. Civ. P. 52(a)(6).
